Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Aktif Makale Tpmk'dan Kullanım İspatı Kılavuzu

Yazan : Burak Temizer [Yazarla İletişim]
Av. Burak TEMİZER

Makale Özeti
Türk Patent ve Marka Kurumu, uzun yıllardan sonra ilk kez bu kadar detaylı ve faydalı bir kılavuz yayınladı. Kılavuz, yeni Sınai Mülkiyet Kanunu ile hukuk sistemimize gelen, "kullanım ispatı defi ve kullanımı ispat" ile ilgili.
Yazarın Notu
Makale, Ekim ayı içinde yazıldı. Ve müvekkillerin ve müvekkil adaylarının bilgisine e-posta aracalığı ile sunuldu.

Bu yılın başlarında Türkiye’de Sınai Mülkiyet Kanunu’nun (SMK) yürürlüğe girmesinin ardından Türk Patent ve Marka Kurumu(TPMK), kanuna ilişkin peşi sıra yönetmelikler ve kılavuzlar yayınlamaya başladı. Bunların belki de en önemlisi geçtiğimiz haftalarda yayınlanan ‘Kullanıma İlişkin İspat Kılavuzu’ydu.

Türkiye’de Sınai Mülkiyet Hukuku, uzun yıllardır Kanun Hükmünde Kararnameler(KHK) ile yürütülmekteyken 10 Ocak 2017'de 6769 sayılı SMK’nın yürürlüğe girmesiyle birlikte Türkiye, sınai mülkiyet anlamında bir ‘kanun’a ve öncesine göre daha sağlam temellere dayanan düzenlemelere kavuşmuş oldu.

Yeni kanun uyarınca, marka başvuru sahibi, marka başvurusuna itiraz eden marka sahiplerinden, markalarının Türkiye’de son beş yılda ciddi ve gerçek şekilde kullanıldığını ispatlamalarını isteyebilecektir. Bu durumda istemin yöneltildiği itiraz sahipleri ciddi kullanımlarını ispat edecek veya markalarına ilişkin kullanım yoksa buna sebep olan haklı gerekçelerini belirteceklerdir. Başvuru sahibinin istemi doğrultusunda itiraz sahipleri markalarına ilişkin olarak ciddi kullanımlarını kanıtlayamazsa, itiraz sahiplerinin yaptıkları itiraz ve bu itirazlarına gerekçe gösterdikleri markaları TPMK tarafından dikkate alınmayacaktır. Ancak unutulmamalıdır ki itirazda -varsa- diğer argümanlar (kötü niyet, markanın şirket adı/ticari unvan olduğu gibi) TPMK tarafından dikkate alınmaya devam edilecektir. Yeni kanun ile birlikte gelen bu düzenleme ile birlikte tescilli markaların piyasada etkin şekilde kullanılmasının sağlanması ve kullanılmayan markalar gerekçe gösterilerek yapılan itirazlar sonucu müteşebbislerin yapay bir pazara giriş engeli ile karşılaşmamaları hedeflenmektedir.

TPMK bu doğrultuda, marka başvuru sahiplerinin, başvuruya itiraz edenlere yöneltebileceği ‘kullanım ispatı talebi’nin ne şekilde ve nasıl yöneltilebileceğine dair bir bilgilendirme kılavuzunu, 6 Haziran 2017'de yayınlamıştı.

29 Eylül 2017'de ise TPMK, markanın hangi hallerde kullanılmış sayılacağına ve itiraz edenin markasının kullanıldığına ilişkin olarak sunması gereken delilleri ve usullerini içeren ayrıntılı bir kılavuz yayınladı.

TPMK, kılavuzun giriş kısmında, bu yeni uygulamanın 2015/2436 sayılı Avrupa Birliği Marka Direktifinin “Non- Use as defence in opposition proceedings” (İtiraz işlemlerinde kullanmama savunması) başlıklı 44. maddesi ile 207/2009 sayılı Avrupa Birliği Marka Tüzüğünün “Examination of opposition” (itiraz incelemesi) başlıklı 42. maddesinin 2. fıkrasında yer alan düzenlemeler doğrultusunda hayata geçirildiğini açıkça belirterek sınai mülkiyet anlamında Avrupa Birliği mevzuatı ve uygulamalarının örnek alındığını da vurgulamış oluyor.

29 Eylül 2017’de yayınlanan kılavuzdaki ana hususlar şu şekildedir;

1- Sınai Mülkiyet Kanunu’nun geçici 1. maddesinin 1. fıkrası hükmü gereğince, söz konusu uygulama 10.01.2017 tarihinden sonra yapılan başvurular için geçerli olacak. Yani kanunun yürürlük tarihi olan 10.01.2017 tarihinden önce yapılan başvurular bakımından 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri geçerli olup dolayısıyla bu başvurulara karşı yapılan itirazlarda kullanım ispati talep edilemeyecek.

2- Başvuruya itiraz eden itiraz sahipleri, markalarının Paris Sözleşmesi kapsamında tanınmış marka olduğunu (SMK madde 6/4) ve/veya, markalarının ülke çapında tanınmışlık düzeyine erişmiş bir marka olduğunu ve bu yüzden başvurunun markalarını sulandırma tehlikesinin olduğunu iddia ediyor(SMK madde 6/5) ise başvuru sahibi, tanınmış marka sahibinin markasını kullanmadığını iddia edemeyecek ve dolayısıyla bu yönde bir kullanım ispatı da isteyemeyecektir.

3- Bir marka başvurusuna itiraz geldiğinde TPMK, başvuru sahibini derhal bilgilendirir ve başvuru sahibine, itiraza karşın görüşlerini ve delillerini sunmak üzere bir ay süre verir; bu bir ay içinde, başvuru sahibi sadece karşıt argümanlarını sunmakla kalmayıp aynı formla birlikte itiraz edenden, itirazına gerekçe gösterdiği markasının ciddi şekilde kullanıldığını da isteyebilecektir. Kılavuz, bu süre içerisinde başvuru sahibi tarafından ‘kullanım ispatı’ talep edilmediği takdirde artık başvuru sahibinin kullanım ispatı talep edemeyeceğini açıkça belirtmektedir.

4- İtiraz eden, kullanım ispatı talebi karşısında, itirazına gerekçe gösterdiği markalarının son 5 yıl içinde ciddi şekilde kullanıldığını ispat edemiyor veya kullanmadığına ilişkin olarak haklı gerekçe gösteremiyorsa, ve bunun yanı sıra itiraz edenin itirazında, markalarından başka gerekçeleri yoksa (kötü niyet, ticaret unvanı vb.) söz konusu itiraz TPMK tarafından reddedilecektir.

5- Kullanım ispatı delillerinin sunulmasına ilişkin talebin itiraz sahibine tebliğinden itibaren söz konusu delillerin 1 aylık süre içerisinde itiraz sahibi tarafından TPMK’ya sunulması gerekmektedir. Bu sürenin tamamlanmasının ardından kullanım ispatına ilişkin olarak itiraz sahibi tarafından artık yeni delil sunulamayacaktır. Süresi içerisinde delil sunulmamış ise kullanım ispatı talep edilen markalar TPMK tarafından itiraz gerekçeleri arasından çıkarılacaktır.

6- İtiraz sahibi tarafından kullanıma dair sunulan kanıtlar açık, anlaşılabilir, güvenilir olmalıdır ayrıca markanın kullanımının yeri, zamanı ve sektörü hakkında sağlıklı bilgiler içermelidir. TPMK, kullanım ispatına dair sunulan delillerde eksiklik veya açıklanması gereken bir husus görürse, itiraz sahibine ek olarak 1 ay daha süre verebilecektir.

7- Kullanım, sadece bazı mallar / hizmetler için kanıtlanabiliyorsa, başvuruya yapılan itiraz yalnızca bu mallar / hizmetler bakımından geçerli olacaktır. Başvuru sahibi, başvurusuna itiraz eden marka sahibinden kullanım ispatı talep etmezse, söz konusu itiraz, itirazın yapıldığı tüm mal/hizmet sınıfları bakımından incelenecektir.

8- İtiraz sahibi, itirazı ile birlikte de kullanıma dair ispat delilleri sunabilecektir. Yani, başvuru sahibinin kendisinden talep etmesini beklemeksizin başvuruya itirazı ile birlikte itirazına gerekçe yaptığı markalarının ciddi şekilde kullanıldığına dair delilleri de TPMK’ya sunabilecektir.

9- Sunulan deliller, itiraz edenin doğrudan veya üçüncü şahıslar aracığı ile itiraz edenin izni ile(lisans vb.) Türkiye'de ki ciddi kullanımı göstermelidir.

10- İtiraza gerekçe olarak gösterilen marka, bir başka kişiden devralınmışsa devredenin önceki kullanımının olmadığı durumlarda devralan açısından bu husus kullanımın ispatından kaçınmak için haklı bir sebep oluşturmayacaktır.

11- İtiraz eden, markasının sicilde kayıtlı olduğu şekilde veya markanın ayırt edici karakterini değiştirmeden kullanımda bulunduğunu kanıtlamalıdır. Markanın esas olarak tescil edildiği şekilde kullanılması gerekmekle birlikte, markanın ayırt edici karakterini değiştirmeden farklı unsurlarla kullanılması da işaretin kullanımı için yeterli sayılmaktadır. Kılavuzda TPMK, bir işaretin ayırt edici karakterini değiştiren / değiştirmeyen kullanımlara dair örnekler vererek "işaretin ayırt edici karakterinin değiştirilerek kullanılması/kullanılmaması" konusuna büyük bir bölüm ayırmıştır.

Markayı oluşturan karakterlerde yapılacak bazı ekleme veya çıkarmalar ya da basit bir motifin değiştirilmesi, küçük harfle yazılan bir markanın büyük harfle yazılması, işarete malı veya hizmeti tanımlayıcı bazı ibarelerin eklenmesi, tescil edildiği renk dışında başka bir renk ile kullanılması gibi markanın ayırt edicilik vasfını çoğu zaman etkilemeyecek kullanım hallerinde, markanın tescil edildiği şekilde kullanıldığı kabul edilmektedir. Markanın ayırt edici karakterinin hangi durumlarda değişeceğine ilişkin genel bir kural koymak oldukça zordur. Bu noktada, tüketici nezdinde markanın halen aynı ürünü ve işletmeyi gösteriyor olması bir başka deyişle hala aynı işletmeyi kaynak olarak gösteriyor ve markanın hala aynı işletme adına garanti veriyor olması güçlü bir kıstas olarak belirlenebilir.

12- TPMK, kılavuzun 25.sayfasında, CJEU Minimax davasına (C-40/01) atıfta bulunarak, "ciddi /orijnal kullanımdan" ne anlaşılmasını gerektiğini açıklamıştır. Buna göre, markanın ciddi kullanımı, markanın fiilen kullanımını gerektirmektedir. Dolayısıyla, tek amacı markadan kaynaklanan hakları sürdürmek olan simgesel kullanım (token use) ciddi kullanım olarak kabul edilmeyecektir. Kılavuz örnek vakalar üzerinden ciddi kullanım kavramını incelemiştir; gofret üreten bir işletmenin tescilli markasını kullanarak ürettiği 10 koli (toplam 1000 adet gofret) mala ilişkin sunulan deliller, tek başına tescilli markanın ciddi olarak kullanıldığını ispatlamaya yeterli olmayacaktır. Nitekim sektör itibariyle, 1000 adet gofret ilgili piyasada ticari bir konum elde edebilmek, bu konumu sürdürebilmek veya en azından ticari bir etki oluşturmak için yeterli olmayacaktır. Diğer taraftan yüksek yatırım gerektiren sektörlerde ciddi kullanımın varlığından bahsedebilmek için çok daha az miktarda malın piyasaya sunulmuş olması yeterli olabilecektir. Örneğin Nice Sınıflandırmasına göre 12. sınıfta yer alan “hava taşıtları ve parçaları” emtiasında tescilli bir marka için sunulan belgelerde 2 yılda bir adet uçak satıldığının ispatlanması ciddi kullanımın ispatı için yeterli görülebilecektir.

13- 556 sayılı KHK’dan farklı olarak(eski mevzuat) SMK’da markanın Türkiye sınırları içinde kullanılması gerektiğine dair açık bir hüküm bulunmaktadır. Bu husus, Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında “Tescil tarihinden itibaren beş yıl içinde haklı bir sebep olmadan tescil edildiği mal veya hizmetler bakımından marka sahibi tarafından Türkiye’de ciddi biçimde kullanılmayan …” şeklinde hükme bağlanmıştır. SMK’nın anılan hükmü ve marka hakkının doğası gereği ülke sınırları içinde korunuyor olması nedeniyle, markanın kural olarak ülke içinde kullanılması gerekmektedir. Bu sebeple sadece ülke sınırları dışında var olan kullanım delilleri ile kullanımın ispatlanması mümkün değildir. Diğer taraftan, gümrük hattı dışında kalan serbest bölgelerdeki marka kullanımını da geçerli kabul etmek gerekmektedir. Zira 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu ile kurulan serbest bölgeler, Türkiye’nin gümrük hattı dışında sayılmakla birlikte, siyasi sınırlarımız içinde yer almaktadır.

14- İtiraz eden, markalarının tescilli olduğu mal / hizmet sınıflarında doğrudan ve ciddi şekilde kullanıldığını ispat etmelidir. Eğer bu mümkün değilse, ilgili tüketici çevresinin işareti marka olarak algılayabileceği ve diğer benzer mal veya hizmetlerden ayırt edebileceği türdeki kullanımların var olup olmadığı değerlendirilecektir.
Bunun yanı sıra kılavuz, markanın, sadece ticaret unvanı veya işletme adı olarak kullanılmasının doğrudan markasal kullanım olarak değerlendirilmemesi gerektiğini de açıkça ifade etmektedir.

15- İtiraz edenin, markasının kullanımını ispatlayamıyor ise bu duruma ilişkin olarak haklı sebepler sunması gerektiğini yukarıda belirtmiştik. Kılavuz, söz konusu "haklı gerekçeleri" marka sahibinin kusurlu davranışından kaynaklanmayan ve marka sahibinin kendi iradesi dışında meydana gelen nedenlerden ötürü, söz konusu süre boyunca markanın kullanılmasını imkânsız kılan fiili veya hukuki her türlü engel olarak tanımlamaktadır. Bahsi geçen bu nedenler, savaşlar, mali krizler, doğal afetler, gümrük mevzuatındaki ani değişiklikler, ithalat kısıtlamaları, ambargolar vb. olarak nitelendirilebilir. Bu nedenlerin yanı sıra, markanın tescil edildiği malın niteliğine bağlı olarak da haklı neden oluşabilir. Bu bağlamda, marka sahibinin yetkili makamlarca alınacak önlemler sonucu üretim yapamaması veya ilgili malın satışa çıkarılabilmesi için gerekli iznin verilememesi gibi marka sahibinin kontrolü dışında gelişen olaylar da haklı neden olarak değerlendirilmektedir.

Kılavuza göre, aşağıdaki durumlar markanın kullanılmamasına ‘haklı sebep’ teşkil etmeyecektir;

- Marka sahibinin mali durumunun bozulması,

- İşletme sahibinin iş göremez duruma düşmesi, (Zira bu güçlük
tayin olunacak ticari mümessil ya da vekil aracılığıyla
aşılabilir. Ancak işletme sahibinin kişisel emeğinin, üretim
faaliyetinde özel önemi olması örneğin marka sahibinin
ürettiği enstrümanların çok kaliteli olması veya marka
sahibinin sürekli hastalığı gibi durumları somut olayın
özellikleri bakımından farklı olarak değerlendirmek
gerekecektir.)

- Modanın değişmesi nedeniyle markayı taşıyan malların
dağıtımının güçleşmesi,

- İnhisari veya inhisari olmayan lisans yoluyla markanın
kullanımını devralan üçüncü kişilerin söz konusu beş yıllık
süre içerisinde markayı kullanmaması, (İnhisari olmayan lisans
anlaşmalarında marka sahibinin de kullanım hakkı olduğundan,
lisans alan üçüncü kişiler tarafından markanın kullanılmaması
haklı neden olarak ileri sürülemeyecektir. İnhisari lisans
sözleşmelerinde ise marka sahibinin, markasının iptali
tehlikesini önlemek üzere lisans sözleşmesini işlem temelinin
çökmesi gibi haklı nedenlere dayanarak feshetmesi ve markayı
bizzat ya da yeni bir lisans alan aracılığıyla kullanmaya
başlaması mümkündür.)

- Marka sahibinin iflası, (Genel ekonomik kriz nedeniyle iflas
veya marka sahibinin üretim tesisinin istimlak edilmesi gibi
marka sahibinin gerekli tüm özeni göstermesine rağmen
engelleyemeyeceği durumlardan kaynaklanan istisnalar
hariçtir.)

TPMK geleceğe hazırlanıyor!


Bu kılavuz için TPMK'nın şimdiye kadar hazırlamış olduğu en kapsamlı kılavuz diyebiliriz. SMK’nın yürürlüğe girmesi ile birlikte, 10 Ocak 2017'den itibaren yedi yıl içinde Türkiye’de iptal işlemlerini yerine getirecek idari kurum olan TPMK, şimdiden 7 yıl sonrasına hazırlanmaya başlamış durumda!

Av. Burak TEMİZER
Bu makaleden kısa alıntı yapmak için alıntı yapılan yazıya aşağıdaki ibare eklenmelidir :

"Tpmk'dan Kullanım İspatı Kılavuzu" başlıklı makalenin tüm hakları yazarı Burak Temizer'e aittir ve makale, yazarı tarafından Türk Hukuk Sitesi (http://www.turkhukuksitesi.com) kütüphanesinde yayınlanmıştır.

Bu ibare eklenmek şartıyla, makaleden Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun kısa alıntılar yapılabilir, ancak yazarının izni olmaksızın makalenin tamamı başka bir mecraya kopyalanamaz veya başka yerde yayınlanamaz.


[Yazıcıya Gönderin] [Bilgisayarınıza İndirin][Arkadaşa Gönderin] [Yazarla İletişim]
Bu makaleye henüz okuyucu yorumu eklenmedi. İlk siz yorumlayın!
» Makale Bilgileri
Tarih
31-10-2017 - 16:49
(22 gün önce)
Yeni Makale Gönderin!
Değerlendirme
Henüz hiç değerlendirilmedi.
Okuyucu
154
Bu Makaleyi Şu An Okuyanlar (1) :  
* Son okunma 1 saat 20 dakika 29 saniye önce.
* Ortalama Günde 6,70 okuyucu.
* Karakter Sayısı : 13571, Kelime Sayısı : 1671, Boyut : 13,25 Kb.
* 1 kez arkadaşa gönderildi.
* Henüz yazarla iletişime geçen okuyucu yok.
* Makale No : 1995
Yorumlar : 0
Bu makaleye henüz okuyucu yorumu eklenmedi. İlk siz yorumlayın!
Makalelerde Arayın
» Çok Tartışılan Makaleler
» En Beğenilen Makaleler
» Çok Okunan Makaleler
» En Yeni Makaleler
THS Sunucusu bu sayfayı 0,06451607 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.