Kötüniyetli Tescilsiz Marka Kullanımı

İyi akşamlar sayın meslektaşlarım,

Uzun süredir araştırdığım fakat nihai sonuca ulaşamadığım, tescilsiz marka kullanımı hakkında bir kaç sorum olacaktır. Müvekkilim 2013 yılında ..... markasını tescil ettirmiş daha sonra tesadüf eseri aynı markanın aynı sektörde başka biri tarafından tescilsiz kullanıldığını öğrenmiştir. Neredeyse tescilsiz marka kullanımı ile ilgili bütün yargıtay kararlarını okudum ve şahsım için ne yazık ki yargıtay tescilsiz marka kullanımını korumuş durumda. Şöyle bir durumda var ki markayı tescilsiz kullanan davalı işini özenli yapmayıp müşterilerinden sürekli şikayet alan bir firmadır.Bu kadar şikayet alan bir firmanın tescilsiz markasını kötüniyetli olarak kullanmak istememiz takdir edersiniz ki mümkün değil. Zaten medya da kötü bilinen bir firmanın markasını neden kötüniyetli olarak tescil ettirip rant sağlamaya çalışalım değil mi? Ancak ne yazık ki yargıtay kararlarında hiçbir şey bulamadım bir çok tane makale de okudum, aynı şekilde tescilsiz marka korunmakta. Herhangi bir bilgisi olan meslektaşım var ise paylaşmasını diliyorum. Şimdiden teşekkürler.

Büşra Hanım, kolay gelsin.

Sorunuzda anlamadığım bir husus var. Müvekkilinizin 2013 yılında tescil aldığını söylüyorsunuz. Karşı tarafın tescilsiz kullanımları, sizin tescil tarihinizden önce mi başlamış durumda yoksa sonraki bir tarihte mi?

Eğer sonra başlamışsa, kanun bunu korumaz. Diğer şartlar oluşmuşsa marka hakkına tecavüz davası açabilirsiniz (öte yandan, ben olsam önce bir ihtarname göndermeyi denerdim.)

Eğer önceden beri mevcutsa, yine marka hakkına tecavüz davası açabilirsiniz. Ancak bu durumda karşı taraf, ihtilafa konu ibare üzerinde sizden daha önceki tarihli bir hakkı olduğunu öne sürebilir ya da susmaya dayalı hak kaybı iddiasında bulunabilir. Susmaya dayalı hak kaybının anlattığınız duruma tam olarak uymayacağını düşünsem de, önceki tarihli hak iddiası dezavantajınıza olabilir. Böyle bir durumla karşılaşsam sanırım "marka hukukunda tescilin esas olması" argümanı üzerinden ilerlerdim.

Sınai mülkiyet hukukunda marka, "ticari bir değer" olarak esas alındığı için, kanun koyucunun esas önem verdiği husus, bu değerin ekonomiye katkısıdır. Dolayısıyla bir ibareyi tescil ettirmeden marka gibi kullanan ve ona yatırım yapan ticari işletmelerin de hakkı belirli bir ölçüde korunmaktadır.

Ek not: Karşı tarafın medyada bilinen bir firma olduğunu belirtmişsiniz. Tecrübeme göre bu tarz firmaların genelde marka tescili oluyor. Dolayısıyla TürkPatent'in sitesinden firma adıyla ve firma ortaklarının adıyla daha derin bir araştırma yapmanızı öneririm. Eğer karşı tarafın markası varsa, marka hakkına tecavüz davası pek mümkün olmayabilir.

Sayın avbusra,

Muhtemelen sorunuzda bir eksiklik ya da hata var.
Müvekkilinize ait markaya 2013 yılında tescil aldıysanız bunun 10 yıllık bir koruması vardır ve bu süre 10 yılda bir yenilemelerle uzatılabilir.Dolayısıyla marka geri çekilmediği ya da mahkeme kararı ile iptal edilmediği müddetçe siz kullanımınıza devam edebilirsiniz.

Yargıtay kararlarında da "tescilsiz marka korunur" gibi bir kural yok. Her olay kendi özel koşulları içerisinde değerlendirilir.

Acaba karşı taraf, müvekkilinize karşı, kendilerinin "eskiye/önceye dayalı kullanımı"nı gerekçe göstererek hükümsüzlük davası mı açtı?

Ya da siz, karşı tarafın tescilsiz kullanıma karşı dava mı açmak istiyorsunuz?

Olayı netleştirir misiniz?

Bir de dipnot: Markanın "koruma tarihi", "başvuru tarihi" ve "tescil tarihi" ayrı kavramlardır. Süreler ile ilgili belirlemeleri yaparken bu ayrımlara dikkat ediniz.

Alıntı: Yazan cordell Büşra Hanım, kolay gelsin. Sorunuzda anlamadığım bir husus var. Müvekkilinizin 2013 yılında tescil aldığını söylüyorsunuz. Karşı tarafın tescilsiz kullanımları, sizin tescil tarihinizden önce mi başlamış durumda yoksa sonraki bir tarihte mi? Eğer sonra başlamışsa, kanun bunu korumaz. Diğer şartlar oluşmuşsa marka hakkına tecavüz davası açabilirsiniz (öte yandan, ben olsam önce bir ihtarname göndermeyi denerdim.) Eğer önceden beri mevcutsa, yine marka hakkına tecavüz davası açabilirsiniz. Ancak bu durumda karşı taraf, ihtilafa konu ibare üzerinde sizden daha önceki tarihli bir hakkı olduğunu öne sürebilir ya da susmaya dayalı hak kaybı iddiasında bulunabilir. Susmaya dayalı hak kaybının anlattığınız duruma tam olarak uymayacağını düşünsem de, önceki tarihli hak iddiası dezavantajınıza olabilir. Böyle bir durumla karşılaşsam sanırım "marka hukukunda tescilin esas olması" argümanı üzerinden ilerlerdim. Sınai mülkiyet hukukunda marka, "ticari bir değer" olarak esas alındığı için, kanun koyucunun esas önem verdiği husus, bu değerin ekonomiye katkısıdır. Dolayısıyla bir ibareyi tescil ettirmeden marka gibi kullanan ve ona yatırım yapan ticari işletmelerin de hakkı belirli bir ölçüde korunmaktadır. Ek not: Karşı tarafın medyada bilinen bir firma olduğunu belirtmişsiniz. Tecrübeme göre bu tarz firmaların genelde marka tescili oluyor. Dolayısıyla TürkPatent'in sitesinden firma adıyla ve firma ortaklarının adıyla daha derin bir araştırma yapmanızı öneririm. Eğer karşı tarafın markası varsa, marka hakkına tecavüz davası pek mümkün olmayabilir.

Öncelikle teşekkür ederim. Davalı taraf markayı tescilsiz olarak 10 yıldır kullandığını iddia ediyor. Dediğiniz gibi ihtarnameler çekildi cevaplar alındı. sonrasında biz ihtiyati tedbir talebiyle beraber davamızı açtık. Davayı açtıktan bir hafta sonra davalının marka(hükümsüzlük) davası tarafımzı tebliğ oldu.

Davalının tanınmış olma iddialarına karşı; "Yerleşmiş doktrin ve Yargıtay kararlarınca tanınmış marka olmanın başlıca şartları olan; WİPO’nun yayınladığı tanınmış marka kriterlerini sağlamak,TPE tanınmış marka sicil kaydının bulunması, Paris Sözleşmesi 1.mükerrer 6.maddesini karşılaması,TRIPS Sözleşmesi 16.maddesini karşılaması " gibi şartları karşılamadığını bundan dolayı iddia ettiği gibi tanınmadığına değindik.

Sonrasında susmaya dayalı hak kaybının uymayacağını söylemişsiniz fakat biz bir yargıtay kararı ile direk ilişkilendirdik: Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2013/1573E. 2015/1055K. İlamında; “..önceki hak sahibinin TMK 2.maddesi uyarınca belirli bir davranışta bulunması gerekirken sessiz kalması sonucu, iyiniyetli bir şekilde markayı daha sonra tescil ettiren kişiye karşı hükümsüzlük davası açma hakkını veya sonraki tarihli markanın kullanımını men etme hakkını kaybetmesine sebep olur…”

İyiniyetimiz esas olmasına rağmen yine de değindik. Bunlar ise; durumu öğrenir öğrenmez dava açmamız ve davalı şirketin müşteri çevresince şikayetlere maruz kalması, bu şikayetlerin hedefi olan bir markayı ne gibi bir kötüniyetle kullanmak istememiz.

Ayrıca tescilin esas olduğunu diğer durumların ise iyiniyet dışında geçerli olacağına değindik. Çünkü yargıtay kararlarından anladığım kadarıyla şu durumda tek ölçüt iyiniyetin varlığı. Dava sonuçlanınca aktaracağım. teşekkürler tekrardan iyi günler.

Alıntı: Yazan Av.Duygu Işık Behrem Sayın avbusra, Muhtemelen sorunuzda bir eksiklik ya da hata var. Müvekkilinize ait markaya 2013 yılında tescil aldıysanız bunun 10 yıllık bir koruması vardır ve bu süre 10 yılda bir yenilemelerle uzatılabilir.Dolayısıyla marka geri çekilmediği ya da mahkeme kararı ile iptal edilmediği müddetçe siz kullanımınıza devam edebilirsiniz. Yargıtay kararlarında da "tescilsiz marka korunur" gibi bir kural yok. Her olay kendi özel koşulları içerisinde değerlendirilir. Acaba karşı taraf, müvekkilinize karşı, kendilerinin "eskiye/önceye dayalı kullanımı"nı gerekçe göstererek hükümsüzlük davası mı açtı? Ya da siz, karşı tarafın tescilsiz kullanıma karşı dava mı açmak istiyorsunuz? Olayı netleştirir misiniz? Bir de dipnot: Markanın "koruma tarihi", "başvuru tarihi" ve "tescil tarihi" ayrı kavramlardır. Süreler ile ilgili belirlemeleri yaparken bu ayrımlara dikkat ediniz.

Sorum eksik olmuş haklısınız şöyle ki;

Müvekkilim .... isimli markayı her alanda tescil ettirmiş, sonrasında bu markayı inşaat alanında da kullanmaya karar vermiştir. İnternetten yaptığımız küçük çaplı araştırma sonunda davalının markamızı tescilsiz kullandığını öğrendik. Gerekli ihtarnameyi çektikten sonra davalı, bizden daha önce, 10 yıldır bu markayı kullandığını söyledi.( şunu da belirtmek isterim davalı inşaat sektöründe kullandığı markayı tescil ettirmemiş, diğer sektörlerde kullandığı .... isimli markasını tescil ettirmiş)

Sonrasında biz tedbir talebiyle birlikte davamızı açtık, bir hafta sonra da davalının marka(hükümsüzlük) davası tarafımıza tebliğ oldu.

Cevap dilekçesini hazırlarken yargıtay kararları biraz gözümü korkuttu açıkçası. Ama yukarıda verdiğim yargıtay kararında ki iyiniyet faktörünün olayımız için ayırt edici nitelikte olduğunu düşünüyorum. Bakalım, davanın sonucunu aktaracağım, çok teşekkürler.

Sayın avbusra,

Öncelikle şu hususu açıklığa kavuşturmakta fayda var. Markanın korunmasında "tescil" esas olmakla birlikte, tescilli marka karşısında, tescilsiz - önceki kullanıma dayalı bir "gerçek hak sahibi" var ise ve belli koşullar sağlanmış ise (+ Yargıtay kararları ile yerleşmiş belli süreler geçirilmedi ise)tescilsiz kullanımı olan kişinin, tescilli marka sahibine karşı hükümsüzlük davası açması ve bu davayı kazanması mümkündür. Bu şekilde çokça dava da kazanılmıştır. Hükümsüzlük davaları da bu tip durumlar için var. Zira -sizin müvekkilinizi tenzih ediyorum ama- uyanıklık edip bu marka tescilsizmiş diyip kullanmayacağı halde başkasına ait markayı adına tescil ettiren pek çok kimse de var.

Bunu şöyle düşünün, kimi zaman tescil, "kurucu" etkiye değil sadece "açıklayıcı" etkiye sahiptir.

Örneğin ben 9 yıldır "DELON" markasını ürettiğim gözlüklerde tescilsiz şekilde kullanıyorum, piyasada marka ile özdeşleştim, markamın ticari gelişimi çok iyi gidiyor. Derken bir adam gidip "DELON" markasının tescilsiz olduğunu fark ederek markayı gözlüklerle ilgili sınıfta adına tescil ettirdi. Sizce bu durumda gerçek hak sahibi 9 yıldır markayı kullanan, geliştiren kişi midir, markayı bugün gidip adına tescil ettiren kişi mi? Duruma, bu pencereden de bakmak lazım. Bu tip durumlarda, elbette kanun koyucu gerçek hak sahibini yani markayı 9 yıldır kullanan kişiyi korur. 9 yıldır markayı tescilsiz kullanan DELON markası sahibi, 9 yıl sonra markasını tescil ettirse, bu tescil açıklayıcı etkiye sahiptir.


Marka tescili, sonsuz bir koruma kalkanı değildir. Hükümsüzlük davaları bu tip durumlar için var, aksi takdirde tescil edilen markaya karşı herhangi bir dava yolu da düzenlenmezdi. Zaten siz de göreceksiniz ki marka tecavüzü davanızda, hükümsüzlük davası bekletici mesele yapılacak. Çünkü marka tecavüzü ve hükümsüzlük davasının birarada varolduğu durumlarda hukuk, öncelikle tecavüz iddiasına dayanak edilen marka tescilinin haklı bir tescil olup olmadığını görmek ister.

***

Alıntı: Sonrasında susmaya dayalı hak kaybının uymayacağını söylemişsiniz fakat biz bir yargıtay kararı ile direk ilişkilendirdik: Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2013/1573E. 2015/1055K. İlamında; “..önceki hak sahibinin TMK 2.maddesi uyarınca belirli bir davranışta bulunması gerekirken sessiz kalması sonucu, iyiniyetli bir şekilde markayı daha sonra tescil ettiren kişiye karşı hükümsüzlük davası açma hakkını veya sonraki tarihli markanın kullanımını men etme hakkını kaybetmesine sebep olur…”

Yukarıda belirttiğiniz kararın uygulamasında, 556 S. KHK döneminde yazılı bir hüküm olmamasına rağmen, Yargıtay kararları ile yerleşmiş 5 yıllık bir süre vardı. Her olay kendi özelliklerine göre değerlendirilir ancak Mahkemelerce çok genel olarak bu 5 yıllık süre esas alındı. (AT Yönergesi nedeni ile bu süre 5 yıl olarak yerleşti ancak bazen farklı kararlar da çıkabiliyor.)

Sizin müvekkilinizin tescil tarihinden bu yana yerleşik Yargıtay kararları ile yerleşen bu hak kaybı süresi geçmiş de değil.

Sessiz kalma nedeni ile hak kaybı oluştuğu yönündeki savunmanız büyük ihtimalle kabul görmeyecektir, bu noktada Sayın cordell'e katılıyorum.

Yukarıdaki açıklamalarımdan sonra, belki başka noktalardan size yardımcı olabiliriz diye şu soruları sormak isterim:


1- Müvekkilinizin markasının "koruma tarihi" tam olarak nedir? (TPE sayfasından görebilirsiniz.)

2- Karşı taraf 10 yıllık kullanıma ilişkin ne tür deliller ortaya koydu?

(Örneğin fatura, ticari defter gibi deliller tek başına markasal kullanımı ispat açısından hiçbir şey ifade etmez. Markasal kullanım ile işletme adı kullanımını birbirine karıştırmamak gerekir. Bu da sıklıkla yapılan bir hatadır. Bazı davaları, karşı tarafın bu noktadaki ayrımı yapamamış olması nedeni ile kazandım.)

3- Karşı tarafın hükümsüzlük davasının gerekçesi tam olarak nedir? 10 yıllık kullanım tamam ama nasıl bir kullanım?

Bilgiler:

* Markayı diğer sınıflarda tescil ettirmiş olması, inşaat ile ilgili sınıfta da hak kazanmasını sağlamaz. Bunun tek istisnası "tanınmış marka" olmasıdır. Tanınmış marka olmak da öyle sanıldığı kadar kolay ispat edilebilen bir şey değildir. (Yukarıda siz de kriterleri yazmışsınız zaten.) Ancak Türkiye'de herkesin markası kendine tanınmış olduğundan, tüm davalarda, tüm markalar tanınmış olduğunu iddia eder.

* Müvekkilinizin tescil tarihi öncesinde kullanımı söz konusu ise dosyaya tescil öncesi dönemdeki tescilsiz kullanıma dair tüm delillerinizi de sunmalısınız. Ek olarak, tanık beyanlarına da başvurabilirsiniz. Fuar katılımları, matbaa sözleşmeleri, kitapçıklar, broşürler, fotoğraflar, internet reklamları, ilanlar, takdir teşekkür belgeleri, ödüller, üzerinde markanızın yazdığı her şey birarada kuvvetli bir argüman oluşturur.

* Tescil esas olmakla birlikte, markayı tescil ettirdiğiniz tarihte karşı yanın markası bilinir ve ayırt edici olmasına rağmen, müvekkiliniz kötü niyetli bir tescil sağlamışsa bu durumda belirttiğiniz Yargıtay kararları devreye girer ve markanız hükümsüz kılınır. İleri sürdüğünüz "onlar çok şikayet alan bir firma" gibi savunmalar çoğu zaman kabul görmez.

*556 S. KHK ve SMK'yı birarada inceleyip değerlendiriniz.