Markanin İptalİ Yerİne Devrİ MÜmkÜn MÜdÜr ?

Yurtdışındaki müvekkilimizin markasını Türkiye de kötüniyetli bir kişi kendi adına tescil ettirmiş. Müvekkilin markası bir çok Avrupa ülkesinde tescillidir ve uzun yıllardır Türkiye ye mal vermektedir. Türkiye de kötüniyetle tescil edilen bu markanın iptali için dava açacağım. Fakat iptali yerine mahkemeden müvekkilmiz adına devrini istesem bu mümkün olur mu? Bu konuda bilgi sahibi olan arkadaşlardan ve elinde Yargıtay kararı olanlardan yardım bekliyorum.

Sayın meslektaşım, bu soruya biri cevap verse de okusam diye dünden beri –sizin gibi-bekliyorum. Lakin cevap veren çıkmadı. Fikir vermesi açısından aklımdakileri yazmayı uygun buldum:

“Markanın iptali” yerine “devrini” istemenin mümkün olup olmadığına dair Yargıtay kararı bulamadım, kitaplarda da pek bir şey yok. Şimdiye kadar gördüğüm davaların hiçbirinde böyle bir taleple karşılaşmadım. Bir şeyin hukuken mümkün olmadığı düşünürsünüz ama tam olarak gerekçelendiremezsiniz ya, ulaştığım sonuç biraz öyle.

-554 sayılı KHK m.6 “bu KHK ile sağlanan marka hakkı koruması tescil yoluyla elde edilir” diyor. m.39 hangi aşamalardan geçerek tescil yapılacağını düzenliyor. Marka tescil aşamasında sizin gerekli şartları taşıyıp taşımadığınıza ve daha birçok kritere bakılıyor. Mahkeme TPE ret kararının iptali ile markanın tescili talebinde dahi, m.47 ve devamındaki idari prosedürün yerine getirilip getirilmediğine bakıyor ve ona göre karar veriyor.

-Mahkemenin “markanın devrine” karar verdiğini farz edelim: idari prosedür nasıl tamamlanacak? m.16/4’teki denetim nasıl yapılacak? Bu denetimlerden sonra TPE’nin mahkeme kararını uygulamama gibi bir durumu söz konusu olabilir, bu da kamu düzeniyle ilgili bir durum.

-554 sayılı KHK’de m.16/2’de “bir markanın devri, mahkeme kararı sonucu olan devir hariç, yazılı olarak yapılır ve devir sözleşmesi taraflarca imzalanır” deniyor. Burada bahsedilen devrin, hukuki bir ilişki içerisinde bulunan kişiler arasındaki durumlarda söz konusu olabileceğini düşünüyorum. Özellikle m.17’de belirtilen tarzdaki gibi bir hak sahipliği durumunda. Yani ticari vekil gider de markayı kendi adına tescil ettirirse, marka sahibi bunu iptal ettirip kendi adına devrini isteyebilir.

-Benzer bir durumda “markanın iptali ve haksız rekabetin önlenmesi” şeklinde dava açılmış. Yargıtay kararını aşağıya ekliyorum.

Sonuç: 1-deneyip görmek lazım 2-araştırmaya devam.

Saygılarımla.

T.C.

YARGITAY

11. HUKUK DAİRESİ

E. 2000/5459

K. 2000/5902

T. 23.6.2000

• MARKAYA TECAVÜZÜN ÖNLENMESİ TALEBİ ( Bozma Kararına Uymakla Bozma Kapsamı Dışında Kalan Hususlarda Usuli Müktesep Hak Doğması - Tanınmış Marka Hususu Bozma Kapsamı Dışında Kaldığından Tanınmış Marka Niteliğinin Yeninden Araştırılamayacağı )

• MARUF VE MEŞHUR MARKANIN KORUNMASI TALEBİ ( Bozma Kararına Uymakla Bozma Kapsamı Dışında Kalan Hususlarda Usuli Müktesep Hak Doğması - Tanınmış Marka Hususu Bozma Dışında Kaldığından Markanın Tanınmış Marka Olup Olmadığının Yeniden Araştırılamayacağı )

• TANINMIŞ MARKAYA TECAVÜZÜN ÖNLENMESİ TALEBİ ( Bozma Kararına Uymakla Bozma Kapsamı Dışında Kalan Hususlarda Usuli Müktesep Hak Doğması - Tanınmış Marka Hususu Bozma Kapsamı Dışında Kaldığından Tanınmış Marka Niteliğinin Yeninden Araştırılamayacağı )

• USULİ MÜKTESEP HAK DOĞMASI ( Mahkemece Bozmaya Uyma Kararı Verilmekle Bozma Kapsamı Dışında Kalan Hususlarda - Tanınmış Markaya Tecavüzün Önlenmesi Davasında Markanın Tanınmış Marka Olup Olmadığı Hususu Bozma Kapsamı Dışında Kaldığından Yeniden Araştırılamayacağı )

• KÖTÜNİYETLİ MARKA TESCİLİ ( Bir Markayı Tescil Ettirerek Kullanan Kişinin Basiretli İş Adamı Gibi Davranarak Markanın Diğer Ülkelerde Tescilli ve Tanınmış Olup Olmadığını Araştırması Gereği )

• PARİS SÖZLEŞMESİNE TARAF ÜLKELERDE TESCİL EDİLMİŞ VE DÜNYA ÇAPINDA TANINMIŞ MARKAYI TÜRKİYE'DE TESCİL EDEREK KULLANMA ( Basiretli Bir Tacir Gibi Davranma ve Araştırmadan Markayı Kullanmama Yükümlülüğüne Aykırılık - Kötüniyetli Tescilin Terkini Gereği )

• HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİ TALEBİ ( Dünyaca Tanınmış Markayı Türkiye'de Tescil Ederek Kullanan Davalının Eyleminin İltibas Oluşturacağı - Basiretli Bir Tacir Gibi Davranıp Markayı Tescil Ettirmeden Önce Araştırmadan Tescil Ettiren Marka Sahibinin Kötüniyetli Olması )

• BASİRETLİ BİR İŞADAMI GİBİ DAVRANMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Dünyaca Tanınmış Markayı Kendi Adına Türkiye'de Tescil Ederek Kullanan Kişinin Kötüniyetli Olduğunun Kabulü Gereği )

KHK-556/m.1,8,9

Paris Sözleşmesi/m.1,Mük.6

ÖZET : Paris Sözleşmesinin mükerrer 6. maddesine göre, üye ülkeler kötüniyetle tescil edilmiş olan markanın terkinini talep için süre koyamazlar. Buradaki uyuşmazlığın Paris Sözleşmesine göre çözülmesi gerekir. Dosya kapsamına göre, davacı söz konusu markayı, davalıdan çok evvel dünya çapında tanıtıp meşhur hale getirdiğini ileri sürmesine, bu somut olayda markanın coğrafi sınırla bağlı olmamasına, olayda Paris Sözleşmesinin uygulanmasının gerekmesine, marka tescilini yaptırırken basiretli işadamı özeni göstermek ödeviyle yükümlü bulunan davalının ilgili çevrelerce tanınmış davacıya ait markayı bilip bilmediğinin üzerinde durulmasına, davacı markası ile davalı markası arasında iltibas bulunup bulunmadığının değerlendirilmesine, böylece, haksız rekabetin oluşup oluşmadığının takdiri ile sonucuna göre bir karar verilmesi" gerekçesiyle bozulmuş olup, mahkemece bozma kararına uyulmuş ve bu kez 4.4.1998 tarihli bilirkişi raporunda "davacıya ait The Cockpit markasının ülkemizde tanınmış bir marka olmadığı" düşüncesi dikkate alınarak davacının davasının reddine karar verilmiştir. Yerel mahkeme, 21.10.1997 tarihli celsede 10.4.1997 tarihli bozma kararına uyulmasına karar vermiştir. Hükmüne uyulan bozma kararında yukarıda açıklandığı gibi, davacı markasının Paris Sözleşmesinin 1 nci mükerrer 6 ncı maddesine göre dünyada maruf ve meşhur marka haline geldiği kabul edilmiştir. Bilindiği gibi bozma kararına uyulmakla orada açıklanan biçimde araştırma ve inceleme yapılması, yine orada benimsenen hukuki esaslar uyarınca karar verilmesi konusunda usuli kazanılmış hak doğar. Usuli kazanılmış hak kamu düzeni düşüncesi ile kabul edilmiş olup, uyulması zorunlu bir hukuk ilkesidir. Somut olayda usuli kazanılmış hakkın istisnaları da mevcut olmadığına göre, mahkeme, bozma kararında yazılı hususlar dışında artık davacı markasının tanınmış marka olup olmadığını araştıramaz. Aksinin kabulü davacı yararına doğmuş usuli hakkın ortadan kaldırılması sonucunu doğurur.
Öte yandan, davacıya ait The Cockpit markasının genellikle havacıların kullandığı giyim eşyaları, ceketler, pantolanlar, ayakkabılar, botlar, yağmurluklar ve şapkalar üzerinde kullanıldığı, davalıya ait markaların da konfeksiyon, elbise, ceket, gömlek, pantolon, palto, manto, pardesü, yağmurluk, şapka, montgomeri, rüzgarlık, trençkot gibi tescil belgesinde yazılı eşyalar için tescil edildiği davacıya ait ürünler ile davalıya ait ürünlerin aynı ve aynı türdeki mal oldukları uyuşmazlık konusu değildir. Davalı şirketin piyasada tekstil işi yapan tanınmış bir firma olduğu, 1996 ve 1997 yıllarında Almanya, İsviçre, Avusturya, Hollanda, İngiltere, İspanya, Romanya, Mısır gibi ülkelere geniş çaplı konfeksiyon ürünü ihraç ettiği anlaşılmaktadır. Meslekten olan ve basiretli bir işadamı özeni göstermekle yükümlü olan davalının kendisine ait markayı ihdas ve tescil ettirirken, aynı işkolunda çalışan maruf ve meşhur olan davacıya ait markayı bilmesi gerekmesi nedeniyle iyiniyetli olamayacağı sonucuna varılmalıdır. Meslekten bir bilirkişinin davacı markasını duymadığını beyan etmesi yeterli görülemez. O halde bu gerekçelerle davacının davasının kabulü gerekirken, yerel mahkemece davanın reddine karar verilmesi doğru görülmemiştir.
DAVA : Aurix Ltd. Şti. ile Kokpit Giyim San. Ltd. Şti. arasındaki davadan dolayı İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'nce verilen 4.3.1999 gün ve 1997/634 - 1999/217 sayılı kararı onayan Daire'nin 16.12.1999 gün ve 1999/5947 -1999/10450 sayılı kararı aleyhinde davacı vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği de anlaşılmış olmakla dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:
KARAR : Davacı vekili, müvekkiline ait "COCKPIT" adlı markanın 6.1.1980 tarihinden beri kullanıldığını ve 30 ülkede davacı adına tescil ettirildiğini, davacının bu markayı ihdas edip, maruf ve meşhur hale getirdiğini, dünyaca tanınmış bir marka olduğunu, davalının bu markayı Türkiye'de kendi adına tescil ettirdiğini, bu hususun Markalar Kanunu'nun 15/2 ve 11nci maddelerine aykırı olduğunu, "kokpit" sözcüğünün ticari ünvanında kullanmasının da haksız rekabet teşkil ettiğini ileri sürerek, davalı adına tescil edilen markaların iptaline ayrıca haksız rekabetin önlenmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili, davacının markasını Türkiye'de maruf ve meşhur hale getirmesinin söz konusu bulunmadığını, Türkiye'de tescilli olmayan davacı markasının korunmasının mümkün olmadığını savunarak davanın reddini istemiştir.
Mahkemece, davanın reddine ilişkin karar, Dairemiz'in 10.4.1997 tarihli bozma kararına uyularak yeniden yapılan yargılama sonucunda, davacı markasının birçok ülkede tescilli ise de Türkiye'de bilinen ve tanınmış bir marka olmadığı, davalının marka ve ünvanının Türkiye'de tescilli olduğu, davacının markası tanınmış marka olmadığından Paris Sözleşmesi'nin 1-6 mükerrer maddesi uyarınca Türkiye'de korunmasının mümkün olmadığı, Yargıtay'ın ilk bozma kararında da davacı markasının tanınmış marka olduğuna ilişkin kesin bir ifade bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.
Davacı vekilinin temyizi üzerine karar Dairemizce onanmıştır.
Davacı vekili bu defa karar düzeltme talebinde bulunmuştur.
Dairemizin, 10.4.1997 gün 1997/1920 -2708 sayılı bozma kararında aynen davacı vekilinin karar düzeltme istemi üzerine yeniden yapılan inceleme sonunda; "Davacı, ABD uyruklu olup ( The Cockpit ) markasını 1980 yılından beri ihdas ve istimal ettiği, 39 ülkede de tescil ettirdiği, dosyaya ibraz edilen belgelerden açıkça anlaşıldığı gibi, yerel mahkemece de kabul edilmiştir. Ne var ki, yerel mahkeme, davacı markasını Türkiye'de maruf ve meşhur hale getirdiğini ürünlerin Türkiye'de satıldığını dünyada maruf ve meşhur hale getirdiğini ispat edemediği gerekçesiyle davayı reddetmiştir. Oysa, davacının ( The Cockpit ) markasının başta ABD olmak üzere Almanya, Kanada, Japonya, Romanya, Avusturya, Hollanda, Danimarka, Yunanistan, Macaristan, İngiltere, Polonya, Norveç, Fas gibi birçok ülkede tescil ettirdiği, böylece dünyada maruf ve meşhur hale getirdiğinin kabulü gerekir. Paris Sözleşmesinin mükerrer 6. maddesine göre, üye ülkeler kötüniyetle tescil edilmiş olan markanın terkinini talep için süre koyamazlar. Buradaki uyuşmazlığın Paris Sözleşmesine göre çözülmesi gerekir. Dosya kapsamına göre, davacı söz konusu markayı, davalıdan çok evvel dünya çapında tanıtıp meşhur hale getirdiğini ileri sürmesine, bu somut olayda markanın coğrafi sınırla bağlı olmamasına, olayda Paris Sözleşmesinin uygulanmasının gerekmesine, marka tescilini yaptırırken basiretli işadamı özeni göstermek ödeviyle yükümlü bulunan davalının ilgili çevrelerce tanınmış davacıya ait markayı bilip bilmediğinin üzerinde durulmasına, davacı markası ile davalı markası arasında iltibas bulunup bulunmadığının değerlendirilmesine, böylece, haksız rekabetin oluşup oluşmadığının takdiri ile sonucuna göre bir karar verilmesi" gerekçesiyle bozulmuş olup, mahkemece bozma kararına uyulmuş ve bu kez 4.4.1998 tarihli bilirkişi raporunda "davacıya ait The Cockpit markasının ülkemizde tanınmış bir marka olmadığı" düşüncesi dikkate alınarak davacının davasının reddine karar verilmiş ve mahkeme kararı Dairemizce 16.12.1999 tarihli ilamla onanmıştır.
Yukarıda metni aynen alınan 10.4.1997 tarihli bozma kararında açık ve net bir şekilde davacı markasının başta ABD olmak üzere Almanya, Kanada, Japonya, Romanya, Avusturya, Hollanda, Danimarka, Yunanistan, Macaristan, İngiltere vs. gibi birçok ülkede tescilli olduğu bu durumda Paris Sözleşmesi'nin 1 nci mükerrer 6 maddesine göre umumen, herkesçe tanınan marka olduğu kabul edilmiştir. Daire bozma kararında sadece davalının aynı markayı Türkiye'de tescil ettirirken basiretli bir işadamı gibi davranıp davranmadığını, başka anlatımla iyiniyetli olup olmadığının ve markalar arasında iltibas olup olmadığının tahkiki istenmiştir.
Bu bozma kararı Dairemizin yerleşik uygulamasına da uygundur. Emsal teşkil eden Yardley kararında ve 20.11.1998 gün 1998/7711-8024 tarihli kararda da açıklandığı gibi, Paris Sözleşmesi'nin 1 nci mükerrer 6 ncı maddesinde yer alan ( Notorisch Bekantte Marken ) kelimeleri "Umumen/herkese tanınan marka" anlamında kullanılmış olup bu sözler Paris Sözleşmesi'ne tabi bir ülkede maruf hale gelmiş bir markayı ifade etmektedir. Bu tür markaların Paris Sözleşmesinin 1 nci mükerrer 6 maddesinden yararlanabilmesi için koruma talep eden markanın Türkiye'de ( umumen malum olması ) yeterli bulunmaktadır. Umumen malum malın Türkiye'de imal edilmemesi, ithal edilmemesi halinde dahi umumen malum bu malın ülkemize, herzaman getirtilip satılma olasılığı bulunduğundan tanınmış bir markayı hatırlatmak ve onun şöhretinden yararlanmak maksadıyla bu markanın aynı cins mallar üzerinde konularak korunması, iyiniyet kurallarına aykırı bulunmuştur. ( Prof. Dr. Y. Karayalçın. Ticari İşletme Hukuku Ank. 1968, sh. 465 vd. )
Diğer taraftan, yerel mahkeme, 21.10.1997 tarihli celsede 10.4.1997 tarihli bozma kararına uyulmasına karar vermiştir. Hükmüne uyulan bozma kararında yukarıda açıklandığı gibi, davacı markasının Paris Sözleşmesinin 1 nci mükerrer 6 ncı maddesine göre dünyada maruf ve meşhur marka haline geldiği kabul edilmiştir. Bilindiği gibi bozma kararına uyulmakla orada açıklanan biçimde araştırma ve inceleme yapılması, yine orada benimsenen hukuki esaslar uyarınca karar verilmesi konusunda usuli kazanılmış hak doğar. Usuli kazanılmış hak kamu düzeni düşüncesi ile kabul edilmiş olup, uyulması zorunlu bir hukuk ilkesidir. Somut olayda usuli kazanılmış hakkın istisnaları da mevcut olmadığına göre, mahkeme, bozma kararında yazılı hususlar dışında artık davacı markasının tanınmış marka olup olmadığını araştıramaz. Aksinin kabulü davacı yararına doğmuş usuli hakkın ortadan kaldırılması sonucunu doğurur.
Bu durumda mahkemece bozma kararında yazılı "... marka tescilini yaptırırken basiretli iş adamı özeni göstermek ödeviyle yükümlü bulunan davalının, ilgili çevrelerce tanınmış davacıya ait markayı bilip bilmediğinin üzerinde durulmasına, davacı markası ile davalı markası arasında iltibas bulunup bulunmadığının değerlendirilmesi" hususunun araştırılması gerekmektedir.
Davacıya ait Cockpit markası ile davalıya ait Kokpit markaları arasında gözde, kulakta ve zihinde yaratılan umumi intiba itibariyle iltibasa mahal verici benzerlik olduğu bilirkişi raporlarında benimsenmiştir. 9.11.1998 tarihli bilirkişi raporunda ise bilirkişilerden Sezer Mavi Tuncalılar 35 yalı aşkın bir süredir tekstil işinin içinde olduğunu, ülkemizde ve yurt dışında yürüttüğü yoğun iş ilişkilerinde dava konusu markaya rastlamadığını bildirmesi üzerine mahkemece davalının, davacı markasından haberdar olmadığı, onun için benzer markayı Türkiye'de tescil ettirmesinin kötüniyetli bir davranış olamayacağı sonucuna vardığı anlaşılmaktadır.
Davacıya ait The Cockpit markasının genellikle havacıların kullandığı giyim eşyaları, ceketler, pantolanlar, ayakkabılar, botlar, yağmurluklar ve şapkalar üzerinde kullanıldığı, davalıya ait markaların da konfeksiyon, elbise, ceket, gömlek, pantolon, palto, manto, pardesü, yağmurluk, şapka, montgomeri, rüzgarlık, trençkot gibi tescil belgesinde yazılı eşyalar için tescil edildiği davacıya ait ürünler ile davalıya ait ürünlerin aynı ve aynı türdeki mal oldukları uyuşmazlık konusu değildir. Davalı şirketin piyasada tekstil işi yapan tanınmış bir firma olduğu, 1996 ve 1997 yıllarında Almanya, İsviçre, Avusturya, Hollanda, İngiltere, İspanya, Romanya, Mısır gibi ülkelere geniş çaplı konfeksiyon ürünü ihraç ettiği anlaşılmaktadır. Meslekten olan ve basiretli bir işadamı özeni göstermekle yükümlü olan davalının kendisine ait markayı ihdas ve tescil ettirirken, aynı işkolunda çalışan maruf ve meşhur olan davacıya ait markayı bilmesi gerekmesi nedeniyle iyiniyetli olamayacağı sonucuna varılmalıdır. Meslekten bir bilirkişinin davacı markasını duymadığını beyan etmesi yeterli görülemez. O halde bu gerekçelerle davacının davasının kabulü gerekirken, yerel mahkemece davanın reddine karar verilmesi ve bu kararın Dairemiz'ce onanması doğru bulunmadığından, davacı vekilinin karar düzeltme talebinin kabulüne karar verilmesi gerekmiştir.
SONUÇ : Davacı vekilinin karar düzeltme talebinin kabulü ile Dairemiz'in 16.12.1999 gün 1999/5947-10450 sayılı onama kararının kaldırılmasına, yukarıda yazılı gerekçelerle yerel mahkeme kararının davacı yararına BOZULMASINA, 23.6.2000 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak: kazanci.com

Ben bu konuda iptal yerine devir istenmesinin mümkün olduğunu düşünüyorum. Zaten bir süre önce anlaşma ile devir için araştırma yaparken Türk Patent Enstitüsü sitesindeki mülkiyet değişikliği için hazırlanan formda "mahkeme kararı ile devir" şeklinde bir ibare görmüştüm. Daha önce bu konuda mahkeme kararı ile işlem yapılmış ki forma bu bir seçenek olarak konmuş kanaatindeyim.

Saygılarımla,

Tescil edilmiş markanın sınıflarına bakıldığında geniş kapsamlı bir tescil olduğu görülüyor.

Ergin markasının sahibi sizin faaliyet alanınızda bu markayı kullanmıyor ise size devretmesi konusunda kendileri ile temasa geçmenizi öneririm. Marka Devri konusunda anlaşmanız durumunda Marka Tescil sitesinde yer alan Marka Devir Sözleşmesi'ni noterde onaylatarak ve TPE'de gerekli harç ve formları doldurarak devir işlemini tamamlayabilirsiniz.

Öte yandan fiilen bu markayı kullanmaya devam ederseniz ileride sıkıntı yaşamanız muhtemel.

İstem burada kabul görmemiş ama bu davada cins isim durumu var.

T.C.

YARGITAY

HUKUK GENEL KURULU

E. 2008/11-775

K. 2008/753

T. 24.12.2008

• MARKANIN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ DAVASI ( "Pencere" ve "Kapı Pencere" Sözcüklerinin Basılı Eser Cinsi Olmadığı - Marka Olarak Tescilinde Engel Bulunmadığı/Davanın Reddedileceği )

• CİNS İSİM ( "Pencere" ve "Kapı Pencere" Sözcüklerinin Basılı Eser Cinsi Olmadığı/Cins İsim Olmadığı - Marka Olarak Tescilinde Engel Bulunmadığı )

• MARKA TESCİLİ ( "Pencere" ve "Kapı Pencere" Sözcüklerinin Basılı Eser Cinsi Olmadığı/Cins İsim Sayılamayacağı - Marka Olarak Tescilinde Engel Bulunmadığı )

KHK-556/m.7/c

ÖZET : Dava, markanın, hükümsüzlüğün tespiti, iptali ve terkini istemine ilişkindir. Uyuşmazlık, davaya konu markaların, cins isim sayılıp sayılamayacağı ve buna göre marka olarak tescilinin mümkün olup olmadığı noktasında toplanmaktadır."PENCERE" ve "KAPI PENCERE" sözcükleri, dergi, broşür, disket gibi bir basılı eser cinsi değildir. Bu nedenle, anıldığı şekilde marka olarak tescil edilmesi, cins isim sayılamaz. Bu durumda da marka olarak tesciline de bir engel yoktur. Mahkemece, davanın reddine karar vermek gerekir.

DAVA : Taraflar arasındaki hükümsüzlük, iptal, terkin ve tescil davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesince davanın kısmen kabulüne dair verilen 18.03.2004 gün ve 2002/739-2004/135 sayılı kararın incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 11.Hukuk Dairesinin 31.05.2005 gün ve 2004/8083-2005/5682 sayılı ilamı ile;

( ... Davacı vekili, asıl ve birleşen davalarda müvekkili şirketin temsilcisi Tuncay Okan tarafından daha önce hazırlıklarına başlanarak Temmuz 1998 ayından itibaren "KAPI PENCERE" ve "PENCERE" isimli dergilerin yayın hayatına sokulduğunu, öncesinde bu çalışmaları öğrenen davalının ise 19.03.1998 tarihinde "KAPI PENCERE" ve daha sonra da "PENCERE" ismini kendi adına tescil ettirdiğini ileri sürerek, anılan marka tescillerinin hükümsüzlüğüne ve iptaline, terkinine ve mümkünse kendi adına tesciline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, asıl ve birleşen davaların reddini savunmuştur.

Mahkemece; iddia, savunma, toplanan deliller ve benimsenen bilirkişi raporlarına göre, davalı adına tescilli markanın 556 s. KHK 7/c maddesi kapsamı gereğince marka olarak tescili mümkün olmadığı gerekçesiyle, markanın hükümsüzlüğüne ve ancak davacı adına tescili isteminin reddine karar verilmiştir.

Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.

Dava, 556 sayılı Markaların Korunması Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname'nin 7/c bendine dayalı, markanın, hükümsüzlüğün tespiti, iptali ve terkini istemine ilişkindir.

Davada, "PENCERE" ve "KAPI PENCERE" markalarının, davalı adına 09 ve 16 sayılı emtia sınıfı için tescilli olduğu ve davacıya ait bu hususta bir tescilin olmadığında bir uyuşmazlık yoktur. Mahkeme kararında, davalının markasının anılan kararnamenin 7/c bendine göre cins isim niteliğinde olduğu gerekçesiyle hüküm kurulmuş olup, davacının öncelik ve tanınmışlık iddiaları bakımından, lehine hüküm kurulmamış olması, davacı tarafından temyiz edilmemiş olduğundan, bu hususta da uyuşmazlık bulunmamaktadır. Uyuşmazlık, davaya konu markaların, anılan kararnamenin 7/c bendine göre cins isim sayılıp sayılamayacağı ve buna göre marka olarak tescilinin mümkün olup olmadığı noktasında toplanmaktadır.

Markaların Korunması Hakkında KHK.nin 7/c maddesinde "ticaret alanında cins, çeşit, kalite, miktar, amaç, değer coğrafi kaynak veya malların veya hizmetlerin diğer karakteristik özelliklerini belirten işaret ve adlandırmaları münhasıran veya esas unsur olarak içeren markaların marka olarak tescil edilemeyeceği öngörülmüş ise de, "PENCERE" ve "KAPI PENCERE" sözcükleri, bu hüküm anlamında bir dergi, broşür, disket gibi bir basılı eser cinsi değildir. Bu nedenle, anıldığı şekilde marka olarak tescil edilmesi, 556 sayılı KHK nin 7/c bendi kapsamında cins isim sayılamaz. Bu durumda da marka olarak tesciline de bir engel yoktur.

O halde, mahkemece, davanın reddine karar vermek gerekirken, yazılı gerekçelerle davanın kabulüne karar vermek doğru olmamış ve bu nedenle hükmün bozulması gerekmiştir... ),

Gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yapılan yargılama sonunda, mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:

KARAR : Asıl dava ve birleştirilen dava, davalı adına 09 ve 16 sayılı emtia sınıfı için tescilli ‘kapı pencere’ ve ‘Pencere’ markalarının hükümsüzlüklerine, iptallerine, sicilden terkinlerine ve davacı adına tescillerine karar verilmesi istemine ilişkindir.

Davacı P... Tanıtım ve Org.Yayıncılık ve İnş.Tic.Ltd.Şti. vekili, asıl ve birleştirilen davasında, davacı şirketin kapı-pencere sektörüyle ilgili olarak “Kapı&Pencere isimli dergiyi 1998 yılından beri yayımladığını ve meşhur hale getirdiğini, davalının da yine aynı sektörde “Pencere” isimli bir dergi çıkartmakta olduğunu; davacının Kapı&Pencere dergisini yayımlayacağını öğrenen davalının, kötüniyetli olarak Pencere ve Kapı pencere isimlerini kendi adına marka olarak tescil ettirdiğini; böylece, davacının isminden ve başarısından yararlanmaya çalıştığını; bu markaların davalı adına tescilinin 556 sayılı Markaların Korunması Hakkındaki KHK’nin 7/c maddesine de aykırı olduğunu, zira, anılan sözcüklerin ticaret alanında çeşit, vasıf olarak kullanılan isimler olduğunu, herkes tarafından kullanılabileceğini, tek bir kişi adına tescil edilemeyeceğini ve marka olarak kullanılamayacağını ileri sürerek, davalı adına tescilli “Kapı Pencere” ve “Pencere” markalarının hükümsüzlüğü ve iptali ile sicilden terkinine, marka olarak tescili mümkün ise bunların davacı adına tesciline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı Ahmet Küçükkalfa vekili, davacının öncelik ve tanınmışlık iddialarının doğru olmadığını, Kapı Pencere veya Pencere markalarının, kapı ve pencere üreten ve satanlara göre cins ve vasıf unsuru taşıdığını ve sadece bu ticareti yapanlar bakımından genel olduğunu; bu tür imalat ve satış yapan firmalara bu markayı tescil hakkı verilemeyeceğini, ancak, bir başka alanda, örneğin bir dergi için bunun marka olarak tescil ettirilebileceğini, davanın reddi gerektiğini cevaben bildirmiştir.

Yerel Mahkeme; bilirkişi raporundaki değerlendirmeleri benimsemek suretiyle, davalı adına 09 ve 16 sınıfa giren emtialar için tescilli bulunan Kapı Pencere ve Pencere markalarının, özel bir zihni çabaya mahal bırakmadan, mal ile sıkı ilişki sebebi ile malın belli bir özelliğine ve çıkartılan dergi ve ağırlıklı olarak kapı ve pencere ürünlerini tanıtmaya yönelik olduğu, derginin cins ve çeşit amacını göstermeye yönelik esas unsur olarak kullanıldığı veya kullanılacağının anlaşıldığı, dolayısıyla söz konusu markaların 556 sayılı KHK hükümleri çerçevesinde düzenlenen mutlak red sebeplerinin düzenlendiği md7/l-c bendi kapsamında bulundukları ve davalı adına tescillerinin mümkün bulunmadığı gerekçesiyle asıl davanın ve birleştirilen davanın kesmen kabulüne, davalı adına tescilli her iki markanın hükümsüzlüğüne, sicilden terkinine, bunların kendisi adına tescili yönündeki davacı isteminin reddine karar vermiş; Özel Daire metni yukarıda bulunan ilamla kararı bozmuş; Yerel Mahkeme gerekçesini tekrarlayarak ve genişleterek önceki kararında direnmiştir.

Direnme kararı taraflar vekillerince temyiz edilmiştir.

1-Direnme kararının hüküm fıkrasında, davacı yararına takdir edilen vekalet ücretinin davalı yararına takdir edilmiş gibi gösterilmesine ilişkin maddi hata, Yerel Mahkemece talep üzerine 09.11.2007 günlü kararla düzeltilmiş olduğundan, davacı vekilinin buna yönelik temyiz itirazlarının reddi gerekir.

2-Davalı vekilinin temyiz itirazlarına gelince: Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dosyadaki tutanak ve kanıtlara, mahkeme kararında açıklanan gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin değerlendirilmesinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, usul ve yasaya uygun bulunan direnme kararının onanması gerekir.

SONUÇ : 1-Yukarıda birinci bentte açıklanan nedenle davacı vekilinin, temyiz dilekçesinin REDDİNE, peşin harcın istek halinde iadesine,

2-İkinci bentte açıklanan gerekçeyle de davalı vekilinin temyiz itirazlarının reddi ile, direnme kararının ONANMASINA ve gerekli temyiz ilam harcı peşin alındığından başkaca harç alınmasına mahal olmadığından, 24.12.2008 gününde oybirliği ile karar verildi.