markalar siciline tescilsiz kullanım

Sayın meslektaşlarım cevaplandırmanızı ve varsa ellerinizde ulusal veya uluslararsı bazda yargı kararlarını, varsa, konuyla ilglii ulusal veya uluslararası bazda bilgi veya makaleleri benimle paylaşmanızı rıca etmekte olduğum husus şudur;

Bir marka sahibi, söz konusu markasını kullandığı muhtelif ürünlerini, mağazacılık hizmet sınıfında (35.08) tescilsiz
olarak kullanması mümkünmüdür? Yoksa, söz konusu tescilsiz kullanım, başkası adına 35.sınıfta kayıtlı veya başkası adına farklı sınıfta kayıtlı ancak tanınmış olan markaya haksız tecavüz mü teşkil eder?

şimdiden teşekkürler.

Sayın Meslektaşım,
Açıkçası çok genel bir soru sormuşsunuz. Marka konusundaki soruların genel olması, verilecek cevapta eksikliklere ve yanlış yönlendirmelere neden olabilir. Yine de siz bu soruya uzun süredir yanıt aradığınızdan (bu soruyu daha önce de sorduğunuzu hatırlıyorum.)elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağım.



Öncelikle belirtmem gerekir ki yerleşik Yargıtay kararları, doktrinel görüşler ve mevcut düzenlemeler uyarınca; bir marka "tanınmış marka" ise sadece tescilli olduğu sınıflar yönünden değil tüm mal ve hizmet sınıfları yönünden korunabilmektedir. Örnek vermek gerekirse "XE" ibaresi, Y Şirketi adına 29. sınıfta tescilli ve ayrıca tanınmış bir marka ise bir başka şirket "XE" markasını, tescilsiz olarak hiçbir sınıfta kullanmamalıdır. Kullanırsa Y Şirketinin marka hakkına tecavüz söz konusu olacaktır. Ancak tanınmış marka olabilmek için sadece "herkes tarafından bilinme" olgusu yeterli değildir, bu husus genelde karıştırılıyor. Tabii ki "herkes tarafından bilinme" olgusunun markanın tanınmışlık kriteri belirlenirken önemli bir etken olduğu da yadsınamaz. Tanınmış marka konusunda başvurabileceğiniz kaynaklar WIPO'nun yayınladığı "tanınmış marka kriterleri" (dilerseniz bulup ekleyebilirim) ve ayrıca TPE tanınmış marka sicil kaydı olabilir. (Ayrıca Paris Sözl. 1. mükerrer 6. maddesi ve TRIPS Sözleşmesi 16. madde içeriği de önemli diğer noktalar.)

Alıntı: Yargıtay 11. HD. 03.04.2007 t.li 2005/14028 E.- 2007/5223 K. sayılı ilamında da belirtildiği üzere;...Tanınmış marka tanımında uygulama yeri bulunan bir diğer uluslararası anlaşma da Fikri Mülkiyet Hakları Anlaşması TRIPS'in 16/2 nci maddesi olup, tanınmışlık olgusuna daha net ölçütler getirilmiş, markanın ilgili sektörde herkesçe bilinebilir olmasının tanınmış marka kabulünde etken olduğu vurgulanmıştır. ANILAN ANLAŞMANIN 16/3 NCÜ MADDESİ İLE DE PARİS SÖZLEŞMESİ'NİN 1 NCİ MÜKERRER 6 NCI MADDESİNİN UYGULAMA ALANI GENİŞLETİLMİŞ, TANINMIŞ MARKALARIN FARKLI MAL VE HİZMETLER YÖNÜNDEN DEKORUNMASI SAĞLANMIŞTIR.

Alıntı: ...Yargıtay 11. HD. 28.06.2004 tarihli 2003/13167 E.- 2004/7103 K. sayılı kararında da; ...Yapılacak inceleme sonucunda davacı markasının 556 sayılı KHK'nin 7/h maddesi kapsamında kalacak derecede TANINMIŞ OLDUĞU SONUCUNA ULAŞILIRSA,DAVACININ BAŞKA TÜR MAL VE HİZMETLER İÇİN DAHİ TESCİLE ENGEL OLABİLECEĞİ AÇIKTIR,öte yandan Markalar Hakkındaki KHK'nin 8.maddesinde bahsi geçen "toplumda tanınmışlık düzeyine erişmiş" deyimi "tanınmış marka" kavramından farklı olup,ondan daha geniş ve tanınmışlık derecesi itibarıyla daha düşüktür.Her tanınmış marka aynı zamanda tanınmışlık düzeyine ulaşmıştır.Ancak,bir marka tanınmış marka olmasa bile toplumda tanınmışlık düzeyine ulaşmış olabilir.Belli mahallerde tanınan markalar tanınmış marka kavramı içerisine girmeyebilir fakat toplumda tanınmışlık düzeyine ulaşmış olabilir. Böyle bir markanın başka bir mal ve hizmet için tescili, bunu başka mal veya hizmet için tescil ettirecek kişiye haksız bir yarar sağlayacak veya söz konusu markanın itibarına zarar verecek yada ayırt edici karakterini zedeleyecek sonuçlar doğuracaksa, toplumda tanınmışlık düzeyine ulaşmış markanın sahibin itirazı üzerine tescil talebi reddedilir ( Bkz.Fikri Mülkiyet Hukuku,Ünal Tekinalp,1.Bası 1999,sahife 392 ).

Alıntıladığım kararlar sizin için yol gösterici olabilir. İkinci kararda, marka "tanınmış marka" olmasa bile "toplumda tanınmışlık düzeyine ulaşmış" olması halinde dahi başka mal ve hizmet sınıfları yönünden korunabileceği belirtiliyor.

Ayrıca "zımnen icazet" olgusunu incelemek gerekir. Müvekkiliniz tescilsiz markasını 35. sınıfın belirttiğiniz alt sınıfında (şu anda 35.08 değil; 35.06'dır) uzunca bir süredir kullanmakta ise ve bu sınıfta tescili bulunan karşı taraf da bu duruma uzunca bir süredir ses çıkarmayarak zımnen icazet vermiş ise marka tecavüzü nedeni ile açılacak bir davada, bunca yıldır kullanımınıza ses çıkarmayarak zımnen icazet verildiği savunmaları üzerinde durabilir, Türk Medeni Yasası'nın 2. maddesinden dem vurabilir, hakkın kötüye kullanıldığını ileri sürebilirsiniz.

Kişisel görüşüm bir ürüne ilişkin olarak ilgili emtia sınıfında tescil alınmış ise bu markanın 35. sınıfta düzenlenen "müşterilen malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için çeşitli malların bir araya getirilmesi hizmetleri" yönünden de kullanabilmesinin olanaklı kılınması gerektiği yönündedir. Ancak Yargıtay'ın ve Yerel Mahkemelerin yerleşik uygulamaları şu ana kadar böyle gelişmedi. Her sınıf ayrı ayrı değerlendiriliyor ve markanızı yalnızca tescili sağladığınız sınıflarda kullanmanız gerektiği düşünülerek karar veriliyor. Bu nedenle, açılacak bir marka hakkına tecavüz davasında, marka bir başkası adına 35. sınıfta tescilli ise ve sizin 35. sınıfta tesciliniz bulunmadığı halde bu sınıfta markayı kullanıyorsanız, sonucun aleyhinize olması kuvvetle muhtemeldir. (istisna: zımnen icazet)

Sınıflar ile ilgili bir davamdan örnek vereyim, sadece gelinlik ve abiye kıyafet imalatı yapan müvekkil, 24., 25. ve 35.06 sınıfları yönünden tescilli idi. Fakat kendisi ile çok benzer bulunan bir başka marka 35.06. sınıfta müvekkilden daha önceki tarihlerden bu yana tescilli bulunduğundan aleyhimize tam da 5 yıl dolmak üzereyken hükümsüzlük davası açıldı. Müvekkilin 35. sınıftaki tescili, davacıdan daha sonraki bir tarihte olduğundan ve bilirkişi raporunda markalar karıştırılmaya sebebiyet verecek derecede benzer bulunduğundan, dava kısmen kabul edilerek marka tescilimiz 35. sınıf yönünden hükümsüz kılındı. Bu karar ile birlikte ürünler üzerindeki etiketleri sökmemiz gerekmese de mağazadaki tabelayı indirmemiz gerekecek. Yani durum bu kadar saçma!

Umarım faydalı olabilmişimdir. Saygılar,

Sayın meslektaşım, bilgileriniz çok aydınlatıcı. Teşekkür ediyorum.
Yalnız bir rıcam daha olacak, gelinlik ve abiye kıyafet imalatı yapan müvekkilinizle ilgili gerek yerel mahkeme kararını gerek konu yargıtaya taşınmışsa, yargıtayın kararını bana mail ederseniz sevinirm. Ayrıca, bu konuya ilişkin yargıtayın (özellikle 35.06) başka emsal kararları varsa sizden rıca edecem. İçtihat Proğramımda söz konusu kararlara rastlayamadım.

Ayrıca benim kanaatim, mağazacılık hizmet sınıfı getirildiyse, burda tescilin mecbur olduğu, aksi davranışın tescilsiz kullanıma girdiği ve dolayısıyla tabelasının sökülmesi gerektiği yönündedir. Mevzuata aykırı yorum yasağının var olduğu malümunuz. kanaatim Yargıtayın kararları yönündedir.

Kıymetli zamanınızı ayırarark anlayış gösterdiğiniz için teşekkürler.

Yasada mevcut düzenleme ve anlayış aynen belirttiğiniz gibidir; ben de bir önceki mesajımda bu hususu belirtmiş idim Sayın Meslektaşım. O konuda benim de bir itirazım yok. Fakat kişisel görüşüm bu konuda mevzuatta bir değişiklik yapılması gerektiği yönündedir. Zira esasen 35.06. sınıfın amacı, "BİM", "TANSAŞ", "ŞOK" gibi kendi adı altında ürünler üreten mağazalara ve markalara hizmet etmek olmalı diye düşünüyorum.

Bence, örneğin bir kimse tekstilin üretim ile ilgili sınıfında tescil alıyor ise bunu teşhir edebilmesi için de kendisine imkan tanınmalı, markayı tabelasında da kullanabilmesine olanak verilmelidir. Aksi takdirde (mevcut durum itibari ile) markalaşmak ile ilgili amaçlananların gerçekleşmesinin de önü kesilmiş oluyor. Bir kimsenin ürettiği mala verdiği markayı, tabelasında kullanmasında kötü niyet aranmaması gerektiği düşüncesindeyim. Zira zaten üretimi o marka altında yapmaktadır. Ancak şu anda yasal mevzuat buna izin vermiyor. Dolayısıyla anladığım kadarı ile siz bulunduğunuz taraf açısından avantajlı durumdasınız.

Kararları göndermeye çalışacağım. Ayrıca dilerseniz yukarıda alıntıladığım kararların tam metnini de gönderebilirim.

Sayın meslektaşım, kanaatinize saygılıyım tabiki. Tezinizde haklı olduğunuz hususlar var. Bana en çok, 35.06 (35.08) mağazacılık hizmet sınıfıyla ilgili elinizdeki lehime olan kararın (mahalli-yüksek mahkeme) kararları lazım. Bunun dışında, tanınmış markalara ilişkin olarak alıntıladığınız kararların tam metnine şu aşamada ihtiyacım yok. Zaman ayırma ve bilgi paylaşımında bulunma nezaketini gösterdiğiniz için tekrar teşekkür ederim.

Sayın Meslektaşım. Sizden cevap bekliyorum. Zamanınız müsait olduğunda ve imkanınız elverdiğinde ilgili kararları bana mail ederseniz çok sevinirim. Kolaylıklar dilerim.

Sayın Meslektaşım,

Kusura bakmayın şu sıralar oldukça yoğun olduğumdan size fazla yardımcı olamıyorum. Yalnız belirtmek istediğim husus Yargıtay kararı aramalarınızı mutlaka 35. sınıf üzerinden yapmayınız. Benzerlik hususunun incelenme kriterlerini içeren her karar işinize yarayacaktır. Zira pek çok kararda, (tanınmış olmayan markalar için) benzerlik incelemesi yapılırken öncelikle ürün veya hizmetin "tescilli bulunduğu sınıflar yönünden" benzerlik incelemesi yapılması gerektiği, bundan sonra da markaların görsel, anlamsal, sescil özellikleri bakımından benzer olup olmadıklarının, yarattıkları umumi intibanın halk(orta düzeyde tüketici) nezdinde karışıklığa yol açıp açmayacağının değerlendirmesinin yapılması gereği belirtilmiştir. Salt bu anlatımlar dahi sizin savınızı desteklemeniz açısından yeterlidir. Kendi dosyam ile ilgili kararı size yollayabilmem için önce dosyayı bulmam gerekiyor, davanın da üzerinden oldukça uzun zaman geçtiğinden dosya arşivimizde Dolayısıyla ben size başka kararlarla yardımcı olmaya çalışayım. Arama yaparken de tesadüfen "ŞOK" markası ile ilgili bir karara rastladım.

T.C. YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ
E. 2004/13862 K. 2006/285

T. 19.1.2006

• MARKA HAKKINA TECAVÜZ ( Eylemin 556 Sayılı KHK'nin 9 ve 61. Maddelerine Aykırılık ve Markaya Tecavüz Oluşturması Nedeniyle Davanın Kabulüne Karar Verilmesi İsabetli Görüldüğü )

• TESCİLLİ MARKA ( "ŞOK" Markasını Davalının "EGE ŞOK" İbaresiyle Tescil Ettirdiği Ünvanında ve İşyerinde "ŞOK" İbaresi Öne Çıkacak Şekilde Kullanması - Markaya Tecavüz Oluşturduğu )

• TESCİLLİ ŞOK MARKASI ( Davalının "EGE ŞOK" İbaresiyle Tescil Ettirdiği Ünvanında ve İşyerinde "ŞOK" İbaresi Öne Çıkacak Şekilde Kullanması - Markaya Tecavüz Oluşturduğu )

KHK-556 m.9,61

6762/m.57/5

ÖZET : Davacının 03.08.1999 tarihinde tescil ettirdiği, "ŞOK" markasını, davalının "EGE ŞOK" ibareli 25.10.1999 tarihinde tescil ettirdiği ünvanında ve işyerinde "ŞOK" ibaresi önce çıkacak şekilde kullandığı, eylemin 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 9 ve 61 nci maddelerine aykırılık ve markaya tecavüz oluşturduğu gerekçesiyle, davanın kabulüne karar verilmesi isabetli görülmüştür.
DAVA : Taraflar arasında görülen davada İstanbul 1.Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nce verilen 25.05.2004 tarih ve 2002/559 - 2004/288 sayılı kararın Yargıtay'ca duruşmalı olarak incelenmesi davalı vekili tarafından istenmiş olmakla, duruşma için belirlenen 17.01.2006 gününde davacı avukatı Mehmet Kısar ile davalı avukatı Necati Özdemir gelip, temyiz dilekçesinin de süresinde verildiği anlaşıldıktan ve duruşmada hazır bulunan taraflar avukatları dinlenildikten sonra, duruşmalı işlerin yoğunluğu ve süre darlığından ötürü işin incelenerek karara bağlanması ileriye bırakılmıştı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi Ali Orhan tarafından düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:
KARAR : Davacı vekili, müvekkilinin "ŞOK" ibaresini 35 nci sınıf hizmet ve listede yazılı emtialar için ticari marka olarak tescil ettirdiğini ve bu marka adı altında marketler zinciri kurduğunu, marketlerde de aynı markayı içeren ürünlerini pazarladığını, davalının müvekkilinden izin almaksızın "EGE ŞOK ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ" adı altında markalar açıp, ambalajları ve tanıtım broşür ve levhalarında "ŞOK" ibaresini kullandığını, markanın izinsiz kullanılmamasının ihtarname ile davalıya bildirilmesine rağmen sonuç alınmadığı, davalının eyleminin 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 9 uncu maddesinin ihlali ve 61 nci maddesinde düzenlenen marka hakkına tecavüz oluşturduğu gibi TTK.nun 57/5 nci maddesine de aykırılık oluşturduğunu ileri sürerek, tazminat hakkı saklı kalmak kaydıyla, davalının "ŞOK" markasını kullanmasının önlenmesi, anılan markayı taşıyan tanıtım malzemeleri ve ambalajların toplatılıp imhasını, hükmün ilanını istemiştir.
Davalı vekili, davanın HUMK.nun 9 uncu maddesi gereğince Uşak Mahkemeleri'nin yetki alanına girdiğini ve görevli mahkemenin de Asliye Hukuk Mahkemesi olduğunu, müvekkilinin tescilli ünvanındaki ibarenin aynen kullanılmasının haksız rekabet oluşturmayacağını, "ŞOK" ibaresinin herkesin kullanımına açık bir ibare olduğunu savunarak, davanın reddini istemiştir.
Mahkemece, 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye dayalı davada Kararname'nin 63 ve 71 nci maddeleri gereğince yetki ve görev itirazlarının reddi ile toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna göre, davacının 03.08.1999 tarihinde tescil ettirdiği, "ŞOK" markasını, davalının "EGE ŞOK" ibareli 25.10.1999 tarihinde tescil ettirdiği ünvanında ve işyerinde "ŞOK" ibaresi önce çıkacak şekilde kullandığı, eylemin 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 9 ve 61 nci maddelerine aykırılık ve markaya tecavüz oluşturduğu gerekçesiyle, davanın kabulüne karar verilmiştir.
Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.
Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına ve davalının tescilli ticaret ünvanını tescil edilmiş şekli ile kullanmadığının belirlenmiş bulunmasına göre, davalı vekilinin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.
SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle davalı vekilinin yerinde görülmeyen tüm temyiz itirazlarının reddi ile kararın ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 2.10 YTL temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, takdir edilen 450.00 YTL duruşma vekillik ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine, 19.01.2006 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak: Kazancı İçtihat Bankası

Yargıtay'ın bakış açısını gösteren bir başka karar;
T.C. YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ

E. 2005/4390 K. 2006/4962

T. 1.5.2006

• MAL VE HİZMET AYRIMINA GÖRE MARKA TESCİLİ ( TPE Tebliğlerine Göre Sınıflandırma Esas Sistem Olduğu - Aynı veya Benzerliğin Tebliğlerdeki Her Sınıf ve Alt Gurubuna Göre Ayrı Ayrı Nazara Alınarak Ayrıca Halk Nezninde Benzerliğin de Dikkate Alınacağı )

• MARKADA BENZERLİK ( Önce Tük Patent Enstitüsü Tarafından Yayınlanan ve Sınflandırma Esasına Göre Düzenlenen Tebliğlerdeki Tescillerle Benzerliğe Bakılacağı - Tebliğlerde Farklı Sınıflarda Yer Almalarına Rağmen Benzerliğin Halk Nezdinde Karıştırmaya Neden Olacak Ölçüde Benzer Olup Olmadığına Bakılması Gereği )

• MARKADA İLTİBAS ( TPE'nce Sınıflandırma Esasına Göre Yayınlanan Marka Tescil Listelerinin Markada Birlik ve Markanın Korunması İlkesine Yönelik Olduğu - Kornumanın Sağlanması İçin Farklı Mal ve Hizmetlerde Olsa Bile Benzerliğin Halk Nezdinde Karıştırmaya Neden Olup Olmadığının Araştırılması Gereği )

• FARKLI MAL VE HİZMETLERDEKİ MARKALARIN BENZERLİĞİ ( Sınıflandırma Esasına Göre Belirlenen TPE Tebliğlerindeki Benzerliğin Yeterli Olmadığı - Benzerliğin Halk Nezdinde de Karıştırmaya Neden Olmayacak Şekilde Olması Gereği )

KHK-556/m. 7, 8, 24

...
Her ne kadar Dairemizin önceki uygulaması aynı markanın hem ticaret hem de hizmet markası olarak ayrı kişiler adına tescil edilebileceği yolunda ise de, bu uygulamanın özellikle ticaret ve hizmet sınıfları kapsamındaki bazı mal ve hizmetlerin birbiri ile iç içe geçmiş olduğu durumlarda markaların karıştırılması olasılığı karşısında yeniden gözden geçirilmesi gerekmiştir.
556 Sayılı KHK'nin 24. maddesinde, markaların kullanılacağı mallar veya hizmetlerin, markaların tescili amaçları için malların veya hizmetlerin uluslararası sınıflandırmasına ilişkin esaslara göre sınıflandırılacağı, sınıflandırma ile ilgili ilkelerin yönetmelikle belirleneceği düzenlenmiştir.
Anılan maddenin işaret ettiği uluslararası düzenleme olan Nice Anlaşması ile mal ve hizmetler, gösterdikleri ortak özellikler gözönünde tutularak ilk 34 sınıfta "mallar", son 11 sınıfta da "hizmetler" olarak sınıflandırılmıştır.
Nice Anlaşmasının 2/1. maddesi uyarınca; bu anlaşma ile tanımlanan gereklere göre sınıflandırmanın etkisi özel Birlik ülkelerinin her biri tarafından belirlenecektir. Sınıflandırma, tescil edilen herhangi bir marka için temin edilen koruma sınırlarının değerlendirilmesi veya hizmet markalarının tanınması konusunda bağlayıcı olmayacaktır.
Görüldüğü gibi anlaşmada, özel birlik ülkeleri sınıflandırmanın etkisini belirleme yetkisine sahiptir. Birlik ülkeleri isterlerse, esas sistem olarak isterlerse yardımcı sistem olarak kabul edebilirler.
Türkiye'deki duruma gelince, 556 sayılı KHK'nin 24. maddesi ve TPE tebliğleri gereğince sınıflandırma esas sistem olarak benimsenmiş ve 01.01.2002 tarih ve 2002/2 sayılı TPE tebliğinin 4. 5. 6. ve 7. maddelerinde 556. Sayılı KHK'nin 7/1-b ve 8/1-b. maddelerinde sözü edilen "aynı veya benzer tür mal veya hizmetler" terimlerinin her sınıf ve onun alt grupları açısından gözönünde tutulacağı belirtilmiştir.

Buna göre, birden ziyade kişiler adına tescilli yada tescil başvurusu yapılan markaların kullanılacağı mal veya hizmetlerin benzer olup olmadıklarının tespitinde öncelikle TPE. Başkanlığı'nca yayınlanan sınıflandırmaya ilişkin tebliğler uygulanacaktır. Bu durum, markada belirlilik ilkesi ve tescilli markanın koruma sınırının saptanmasında birlik ve istikrarın ön koşuludur.

Kaynak : Kazancı İçtihat Bankası

Şimdilik bulabildiklerim bu iki karar. Ancak yukarıda da belirttiğim üzere, "benzer sınıflar" ile ilgili her karar işinize yarayacaktır. Aramalarınızı bu şekilde yapabilirsiniz.

İyi çalışmalar dilerim,

Sayın meslektaşım karar paylaşım ve anlayışınız için teşekkür ederim. Ancak, sizden yinede arşivinizdeki o kararı rıca edecem. Eklediğiniz kararlara ilaveten arşivinizdeki örnek kararınıza çok çok ihtiyacım var. Ama tabi size zahmet vermek istemem. Yeteri kadar rahtısz ettik. Zaman ve imkanınızın önümüzdeki bir hafta içerisinde elvereceğini umarım. Hakim özellikle mağazacılık hizmet sınıfıyla ilgili karar istediğinden ve elinizdeki kararında özellikle mağazacılıkla ilgili olduğunu gördüğümden münhasıran rıca ediyorum.

Paylaşımlarınız için teşekkürler.