Bir kişi markasını, bir başka kişiden sonra tescil ettirmiş olsa dahi önceye/eskiye dayalı kullanım hakkı varsa ve dava için gereken diğer koşullar da mevcutsa ilk tescil edilen markanın hükümsüz kılınabilmesi mümkündür.

Her şeyden önce aşağıda vereceğim yanıtın kesin olmadığını çünkü olaylardaki en ufak ayrıntıya göre sonucun yüz seksen derece değişebildiğini söyleyeyim. Sadece genel bir fikir oluşması bakımından yazmak istiyorum. Konu tekniktir.

Burada öncelikli olarak şu hususlar irdelenmelidir;

1) Davadaki süre ve MK m.2 anlamında irdeleme;

Şayet tescil tarihinden itibaren 5 yıllık süre geçmiş ise artık karşı yanın kötü niyetini ispatlamalısınız. Çünkü her ne kadar kanunda bir süre öngörülmemiş ise de uluslararası ve ulusal uygulamalarda 5 yıllık bir süre oluşmuştur. Örneğin hükümsüzlüğünü istediğiniz marka 8-10 yıllıksa, karşı yanın bu tescilinin "kötü niyetli olduğunu" ispatlayıp ispatlayamayacağınızı bir daha düşünün derim... Mantık şu şekilde işler; Uzun süre sessiz kaldıktan sonra, bir kimsenin uzun yıllar yatırım yaptığı markasını sırf siz ondan daha eskiniz diye hükümsüz kılamazsınız. Bu durumda uzun süre sessiz kalma nedeni ile hak kaybınız söz konusudur. Duruma zımnen icazet vermiş sayılırsınız. Buna rağmen dava açarsanız MK. m.2 'ye aykırı şekilde hakkın kötüye kullanılması durumu oluşur.


2) İspat yönünden;
Eskiye dayalı kullanımın ispatı pek kolay değildir. Üstelik siz kendinizin eski olduğunuzu zannederken bir sürprizle karşılaşıp karşı yanın sizden de eski olması sonucu ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu tip davalarda en sık karşılaşılan durumlardan birisi budur. Eskiye dayalı kullanımda, "markasal kullanım"ı ispatlamanız gerekir. Ticaret ünvanındaki kullanımlar "markasal kullanım" olarak değerlendirilmemelidir. Zira markasal kullanım bambaşka bir şeydir. Örneğin ürünlerde, etiketlerde, fuar standlarında tabelalarda, broşürlerde, reklamlarda vs. benzer şekillerde yaptığınız kullanım markasal kullanımdır.

3) Markaların aynı veya benzer olup olmadığı hususunun irdelenmesi;

Markaların aynı olması halinde zaten tartışmaya gerek kalmıyor, açık şekilde anlaşılıyor. Ben benzerlik olgusunu açmak isterim. Benzerlik hususu incelenirken ortalama algı düzeyindeki bir tüketicinin bu iki markayı birbirine karıştırıp karıştırmayacağı hususu incelenir. Bu incelemede markaların görsel, anlamsal ve sescil özellikleri yanında hangi sınıfa dahil oldukları gibi konular incelenir.
(Ek not: "Öz", "Hakiki", "Has" gibi ibaretler ayırt edici nitelikte olmadığından, "Öğüntaş" ve "Özöğüntaş" gibi iki marka benzer kabul edilir.)

Diyelim ki markalar sescil, görsel ve anlamsal olarak benzer bulundu. Bu durumda yapılacak emtia-hizmet sınıfı incelemesinde;

Dayanak marka tanınmış bir marka ise diğer markanın herhangi bir sınıftaki tescilini hükümsüz kılabilir. Tanınmış markalar hiçbir tescillleri olmasa dahi tüm sınıflarda koruma sahibidir. Tanınmışlık apayrı bir olgudur ve zorlu kriterleri vardır. Sanıyorum sizde tanınmışlık söz konusu değil.

Tanınmışlık söz konusu değil ise tescil sınıflarının benzerliği, tüketicinin karıştırma ihtimalinin nasıl incelendiğine ilişkin ancak örnek vererek en net açıklamayı yapabilirim;

Örneğin, Öğüntaş ibareli markanızı iç-dış giysilerde(25) tescil ettirdiniz, karşı yanın tescil sınıfı ise yiyecek ve içecek sağlanması hizmetleri(43). Farklı logoları var yahut birbirlerinden farklı olan bir görünümleri var; yani çok bariz bir taklit durumu yok. Bu halde, benzer sınıf durumu söz konusu olmayacağından hükümsüzlüğü sağlamanız oldukça zordur...

Fakat bir başka örnekte, iç-dış giysilerde (25)tescilli olan Öğüntaş, kendisine benzer olan ve dokunmuş - dokunmamış kumaşlar sınıfında (24) tescilli bulunan diğer Öğüntaş markasının hükümsüzlüğünü çok daha kolay şekilde sağlayabilir. Zira bir tüketici Öğüntaş'ın tekstil ürünlerini biliyorsa, bu sınıfla ilişkili olarak kumaş da üretebileceğini düşünebilir. Tanıdığı markanın tekstil ürünlerindeki kalitesini biliyor ve markaya bu anlamda güveniyorsa, o markanın kumaşlarını da almak isteyecektir. Kısacası burada farklı sınıflar sözkonusu olsa dahi taklitçi olan marka diğer markanın bu konudaki ününden ve güvenilirliğinden yararlanmış duruma geçer. Anlaşıldığı üzere, birbirine yakın olan sınıflarda işiniz çok daha kolay olacaktır.

Son söyleyebileceğim; markayı uzun süredir kullanmanız bir başka markanın hükümsüz kılınmasını sağlamak için tek başına yeterli bir olgu değildir.

Umarım faydalı olabilmişimdir, iyi çalışmalar dilerim.