|
MARKANIN YAYGIN BİR AD HALİNE GELMESİ
Av. Sefa KARCIOĞLU*
GENEL OLARAK
556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, markanın sahibinin davranışları nedeniyle, tescil edilmiş olduğu mal veya hizmetler için yaygın bir ad haline gelmesi durumunu, hükümsüzlük sebebi olarak kabul etmiştir (KHK. m. 42/I-d). Bu durum, markanın TPE tarafından sicile tescil anında mevcut olmayıp, zaman içerisinde marka sahibinin duyarsızlığı nedeniyle ortaya çıkan bir hükümsüzlük halidir1.
Markanın en temel özelliği mal ve hizmetlerin benzerlerinden ayırt edilmesini sağlamasıdır. Bu yüzden, bir ürünü benzerlerinden ayırt edici niteliği olmayan işaretler marka olarak tescil edilemezler. Markaların ilk tescilinde mutlak ret nedeni olarak düzenlenmiş olan bu durum, marka kullanılmaya başlandıktan sonra da oluşabilir. Şöyle ki; bazı markaların, zamanla ayırt edici niteliklerinin zayıflayarak, kullanıldıkları mal ya da hizmetler için yaygın bir cins adı haline geldiği görülür. Belli bir zaman boyunca marka olarak kullanılan işaret, belirleme ve ayırt edicilik fonksiyonunu kaybederek cins adı haline gelebilmekte, aynı nitelikte fakat farklı işletmeler tarafından üretilmiş, farklı markalara sahip mal ve hizmetler için de ortak bir ad haline dönüşebilmektedir. Ayırt edici niteliği bulunmayan ya da bu niteliğini sonradan kaybetmiş olan bu tür ad ve işaretler "serbest işaretler" diye adlandırılmaktadır2. Serbest işaret, kamu malı işaretlerinin bir çeşididir ve bu nedenle de kamuya ait olmaları nedeniylede hiç kimsenin tekeli altında bulundurulamazlar 3.
Yürürlükten kalkmış bulunun 551 sayılı Markalar Kanunu'nun "markanın eşya adı haline gelmesine karşı himaye" başlığını taşıyan 37.maddesinde markanın cins adına dönüşmesinin marka üzerindeki hakkı ortadan kaldırmayacağı yönünde bir hükme yer verilmişti. Bu maddede, "Bu kanunla tescil edilmiş markaların sahiplerine tanıman haklar, o markaların sonradan halk tarafından eşya adı haline getirilmesi halinde de, sakıt olmaz ve hak sahipleri, markalarının başkaları tarafından kullanılmasına karşı itiraz ve dava hakkını haizdir. Davalı taraf o markanın eşya adı haline geldiği def'ini dermeyan edemez" hükmü yer almakta idi. Görüldüğü üzere, bu hüküm uyarınca markanın önceden ayırım gücü olduğu halde sonradan bu niteliğini kaybederek eşya adı haline dönüşmesi bir iptal sebebi olarak öngörülmemiştir. Bu tür markalar başkaları tarafından kullanılamamakta ve bu markanın kullanımından zarar görenler, açacakları dava ile markanın hükümsüzlüğüne karar verilmesini isteyememekteydi4.
Yukarıda bahsettiğim gibi markanın yaygın bir ad haline gelmesi, marka niteliğinin devamı açısından mutlak bir engel olarak kabul edilmektedir. Bunun iki sebebi bulunmaktadır. Birincisi; işaretin, mal veya hizmet kategorisini ifade eden bir kavram ile özdeşleşmesi ve bu sebeple söz konusu işaretin ayırt edicilik unsurundan yoksun hale gelmesi, ikincisi ise; bir malın ve hizmetin kendisini veya bazı temel özelliklerini ifade eden ve herkes tarafından kullanılan serbest bir ad veya işaretin (marka olarak kabulü suretiyle), bir şahsın tekel olarak kullanımına terk edilmemesi düşüncesidir. Dolayısıyla, mutlak engeller nedeniyle tescilin hükümsüz sayılmasının ya da marka hakkının iptalinin temelinde toplumsal yarar bulunmaktadır5.
Markaların Korunması Hakkında 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (Mark KHK) ile, markanın mal veya hizmetler için yaygın bir ad haline gelmesi, marka için bir hükümsüzlük sebebi olarak kabul edilmiştir (m: 42/1-d). Konuyu Tescilli Markalar açısından değerlendireceğiz.
Markaların Korunması Hakkında KHK 'nin genel amacı, tescilli markaların korunmasına yönelik olduğundan (m.1), "markanın yaygın ad haline gelmesi" konusu da, sadece tescilli markalar açısından düzenlenmiştir. Madde 42/I, d'ye göre tescilli bir marka, "Marka sahibinin davranışları sebebiyle ... mal ve hizmetler için yaygın ad haline gelmişse" bu durum marka açısından bir hükümsüzlük sebebi olmaktadır.
A- Gerekli Şartlar
1- Cins Adı Olarak Yaygın Kullanım
Markanın ayırt edicilik niteliğinin kaybolarak, ilgili mal veya hizmetler için ortak bir ad haline dönüştüğünün kabulü için MarkKHK m. 42/I-d "yaygın bir ad haline gelmiş" olması şartını aramaktadır. Dolayısıyla, bir markanın yaygın ad haline gelmesinin ilk koşulu, cins adı olarak yaygın bir kullanım kazanmış olmasıdır. Amerika'da, tüketiciler arasında ve medyada cins adı olarak yaygın kullanım nedeniyle; "Cellophane" ,"Matchbox", "Aspirin”, "Monopoly” "E-Ticket" gibi markalar, marka olma niteliklerini kaybetmişlerdir. Yine, Microsoft (Window)'un, Linux'un Windows ve Linux işletim sistemlerinde çalışabilen bir yazılım için kullandığı "Linclaws" markasına karşı istediği ihtiyati tedbir, bu işaretin medyada, rakip firmalar arasında, bilgisayar çevrelerinde ve bilgisayar sözlüklerinde jenerik ad olarak kullanıldığı gerekçesiyle reddedilmiştir6.
İsviçre uygulamasında, vakit geçirmek için özel toplantılarda oynanan oyunlar için “ Eile mit Weile” (acele işe şeytan karışır) işareti, tekstil ürünleri için “Spandeks” işareti ve pastörize süt ürünleri için “UP” işaretini serbest işaret olarak değerlendirirken, çocuk oyun pantolonları için “Farmerli” ve “Farmerhösli” işaretleri, imla lügatları için “Duden” işareti ve dalma sporu malzemeleri için “bir dalgıcın resmi” işareti serbest işaret olarak kabul edilmemiştir7.
Türkiye de cins adı haline gelmiş markalara rastlamaktayız. Araştırmacı Ayşegül AKYARLI GÜVEN’in yaptığı araştırmaya göre8, bugün Türkiye’de jenerik olarak adlandırılan sektördeki tüm ürünlerle özdeşleşmiş 25’in üzerinde marka bulunmaktadır. Bu markaların tamamı, Türkiye pazarına ilk giren ürün olma özelliğini taşımaktadır. Kendini sürekli geliştiren, ürün yelpazesini genişleterek, araştırma geliştirmeye önem veren, yoğun rekabet ortamında güçlü sermaye yapılarıyla ayakta kalabilen kuruluşlar, pazardaki hakimiyetlerini de sürdürebilmektedirler. Bunlar arasında, Sana, Gillette, Orkid, İzocam, Uhu, Nescafe, Cam Sil, Kalebodur gibi markalar yer almakta, buna karşın; Ernet, Pimapen gibi yoğun rekabet ortamında pazar liderliğini rakiplerine kaptıran jenerik markalarda bulunmaktadır. Kalitesiz ucuz ürünler yüzünden imajı bozulan bazı markalar da ise ya Duşakabin’de olduğu gibi üretime son verilip, farklı markalar geliştirme yoluna gidilmiştir. Ya da, Dr. Pimapen’de olduğu gibi, isim ekleme yoluna gitmişlerdir.
Markanın serbest işaret şeklinde yaygın kullanım özelliği kazandığının kabulü için esas alınacak çevre, "ilgili piyasa çevresi"dir. İlgili piyasa çevresi, markanın kullanılmak zorunda olduğu, etkilerinin görüldüğü markayla yüzleşen çevreyi ifade eder. WIPO ve Paris Birliği tarafından 1999 yılında ortaklaşa kaleme alınan "ortak tavsiye kararında"9 bu ifadeye bir açıklık getirilmektedir. Buna göre sınırlayıcı olmamak üzere "ilgili piyasa çevresi" kavramı; markanın ait olduğu mal ve hizmet tipinin mevcut ve gelecekteki müşterilerini; markanın ait olduğu mal ve hizmet tipinin dağıtım kanallarında yer alan kişileri; markanın ait olduğu mal ve hizmet tipleriyle iş yapan çevreleri kapsamaktadır. Dolayısıyla, ilgili piyasa çevresi kavramının içinde, söz konusu mal ve hizmetleri üretenler ile toptancı veya perakendeci gibi satıcılar, alıcı ve tüketicilerin tamamı yer alır10.
İlgili piyasa çevresi, mal veya hizmetin niteliğine göre farklılıklar gösterebilir. Örneğin, gıda ya da temizlik maddelerine yönelik markalar açısından yaklaşık toplumun %90'ı ilgili piyasa çevresini oluşturacak iken, diş doktorunun diş tedavisinde kullandığı özellikli bir alet veya golf spor aletlerinde kullanılan aletler açısından oran çok düşecektir. Toplumun ilgili kesiminden anlatmak istediğim son örnekteki diş doktorları ile bu malzemeleri alıp satan kişiler ile golf oynayan ya da bu spora meraklı kişiler den oluşur.
Bir markanın serbest işaret haline gelmesi çok önemli sonuçlar doğurması nedeniyle bu konuda çok hassas davranılması gerekmektedir. Salt yüzeysel iddialar, tespitlerle yetinilmemelidir. Bu konuda Türkiye'deki ilgili piyasaların görüşü alınmalı, markanın bir eşya adı olarak örneğin ansiklopedi, broşür, ilan, katalog vs. yerlerde yaygın olarak kullanılıyor olması da değerlendirme yapılırken dikkate alınmalıdır11. Bu sayılan ölçütlerin hiçbiri bir markanın serbest işaret olduğu konusunda karar vermek için tek başına yeterli değildir. Tüm bu ölçütler birlikte değerlendirilerek bir karara varılmalıdır. Ayrıca markanın, Türkiye'de ve Türkiye ile ülkesel veya dilsel anlamda yakın bağları olan ülkelerde de serbest işaret haline gelmesi gereklidir; markanın bu nitelikte olmayan yabancı bir ülke veya dilde serbest işaret haline gelmesi için yeterli bir sebep değildir12.
Bir markanın, tanınmış marka olarak kabul edilebilmesi için aranan tanınmışlığın kapsamı, markanın yaygın ad haline gelip gelmediğine karar verirken esas alacağımız yaygın kullanımlı kapsamından daha geniştir. Şöyle ki, bir markanın tanınmış marka olarak kabulü, ilgili piyasa çevresi dışında da bilinmesini gerektirirken, cins adı olarak yaygın kullanım kazandığının kabulü için sadece ilgili piyasa çevresinde cins adı olarak kullanım yeterlidir. Zira tanınmış markalar, aynı ve benzer olmayan mal ve hizmetler söz konusu olduğunda da koruma sağlamaktadır. Bir markanın karıştırılma tehlikesi, itibarının zedelenmesi ya da itibarından haksız olarak yararlanılması, bu markanın farklı mal ve hizmetlerle ilgili çevrelerde de tanınmış olması durumunda ortaya çıkar. Buna karşılık, markanın yaygın ad haline gelmesi nedeniyle hükümsüzlüğü, sadece söz konusu mal ve hizmetlerle ilgili çevrenin haklarını korumaya yöneliktir. Örneğin, Göz doktorlarının kullandıkları bir aletin markası, göz doktorları arasında o aletin adı haline gelmişse, marka yaygın ad haline gelmiş sayılır. Zira, o markanın ayırt etme fonksiyonu göz doktorlarına yönelmiştir ve markanın cins adı olmasıyla bu çevrede ayırt etme fonksiyonu kalmamıştır13.
Üçüncü kişilerin markayı kullanması yasal bir hakka dayandığı takdirde, bu tür kullanımlar MarkKHK m. 42 anlamında yaygın kullanım sayılamaz. Şöyle ki; markanın üçüncü kişiler tarafından serbest kullanımının düzenlendiği MarkKHK m. 12'de, "Dürüstçe ve ticari veya sanayi konularıyla ilgili olarak kullanılmaları koşuluyla üçüncü kişilerin, ad ve adresini, mal veya hizmetlerle ilgili cins, kalite, miktar, kullanım amacı, değer, coğrafi kaynak, üretim veya sunuluş zamanı veya diğer niteliklere ilişkin açıklamaları kullanmaları marka sahibi tarafından engellenemez" hükmü getirilmiştir. Dolayısıyla, MarkKHK m. 12 kapsamındaki kullanımlar, markanın yaygın ad niteliği kazanıp kazanmadığının tespitinde dikkate alınmayacak ve herhangi bir değer taşımayacaktır.
Marka, tescil edildiği mal veya hizmet dışındaki mal veya hizmetler için cins adı olarak yaygın kullanım kazanmışsa yine bir değer taşımayacak, yani hükümsüzlük sebebi oluşturmayacaktır. Her ne kadar, MarkKHK m. 42'de bu yönde bir açıklık yoksa da, Alman Markalar Kanunu'nda da açıkça belirtildiği gibi (MarkenG § 49/1I.1), yaygın kullanımın, tescilin söz konusu olduğu mal ve hizmetler için olması gerekir. Dolayısıyla, belli bir mal veya hizmet için tescil edilen markanın, başka mal veya hizmetler için yaygın cins adı haline gelmesi, tescilli markanın geçerliliğini etkilemeyecektir14.
2- Ayırt Edicilik Niteliğinin Kaybı
Markanın temel işlevi, işletmenin mal ve hizmetlerini diğerlerinden ayırt etmesi ve tüketicilere, marka ile karşılaştığında söz konusu mal veya hizmeti yeniden tanıması olanağını sağlamasıdır. Bu anlamda markanın ayırt etme işlevi, bir mal veya hizmeti diğerlerinden ayırt etmesini ve belirgin hale getirilmesini ifade etmektedir. Böylece marka, belirli mal ve hizmetleri bireyselleştirmiş ve anonimlikten kurtarmış olmaktadır.
Markanın mal ve hizmetler için yaygın bir ad haline geldiğinin kabulü için gerekli şartlardan biri de, bahsettiğimiz, markanın ayırt edicilik niteliğinin kaybolmasıdır. Marka, kullanıldığı mal veya hizmetle aynı türden mal ve hizmetlerin tümü için cins adı olarak yaygın bir şekilde kullanılmaya başlandığında ayırt edicilik niteliğini de kaybeder. Örnek olarak, 1940 yılında Muhteşem Kot tarafından piyasaya KOT markası ile sunulan Blue Jean, yaygın kullanım adı nedeniyle cins adı haline gelmiş, markanın ayırt edici özelliği zamanla kaybolduğu için marka piyasada erimiş, ayırt edici özelliği kaybolmuştur15.
Markanın birden fazla kelimeden oluştuğu durumlarda bu kelimelerden sadece biri veya birkaçı yaygın ad niteliği kazanmışsa, hükümsüzlük sonucuna varılabilmesi için yaygın olarak kullanılan kısmının, markanın esas unsuru olup olmadığına bakılması gerekir.
Markanın esas unsurunun yaygın ad haline gelmesi nedeniyle hükümsüzlüğünün söz konusu olduğu durumlarda, mahkeme, sadece bu esas unsurun hükümsüzlüğüne, markanın geri kalan unsurlarla devamına karar verememelidir. Belli bir sicil no’su ile kayıtlı markanın bir bütün olarak hükümsüzlüğüne ve sicilden terkinine karar vermelidir16.
Markanın ayırt edicilik özelliğini kaybederek yaygın bir cins adı haline dönüştüğünün önemli bir göstergesi, ilgili piyasa çevresinde söz konusu mal veya hizmeti ifade etmek için kullanılan başka işaretlerin olmamasıdır. Şayet, ilgili piyasada söz konusu mal ve hizmetler için kullanılan başkaca işaretler varsa, markanın yaygın ad haline geldiğinin kabul edilebilmesi zorlaşacaktır17.
3- Yaygın Ad Haline Gelmenin Marka Sahibine Atfedilmesi
Markanın geçerliliğini kaybetmesi için diğer bir koşul da markanın cins adı olarak kullanılması ve bunun yaygın bir hal alması durumunun, marka sahibinin bir davranışına veya ihmaline dayanmasıdır. Amerikan Hukukunda, markanın yaygın bir cins adına dönüşmesi nedeniyle hükümsüzlüğüne karar verilebilmesi, hukukumuzdan farklı olarak, marka sahibinin, davranışına bağlı tutulmamıştır18.
Her ne kadar, MarkKHK m. 42/1, d hükmünde sadece marka sahibinin davranışından söz edilmiş, onun ihmaline (savsaklamasına) ayrıca değinilmemiş ise de, "davranış" kavramının yapma yanında yapmama (ihmal, savsaklama) fiillerini kapsadığını göz önünde bulundurmak gerekir. Başka kişi veya işletmeler tarafından markasın kullanılmasına sessiz kalan kişi hareketsizliği ile markasının yaygın ad haline gelmesine yol açmış olabilir19.
Olumlu (aktif) davranışlar, üründe veya reklamlarında markanın cins adı olarak kullanımı ya da çok sayıda lisans sözleşmesi yapılması şeklinde olabilir. Pasif (ihmal) davranışlara örnek olarak da; marka sahibinin, markasının üçüncü kişilerce yaygın biçimde cins adı olarak kullanımına karşı gerekli önlemleri almaması20, kullanımın men'i için Markanın hükümsüzlüğüne karar verilebilmesi için MarkKHK, yaygın ad haline gelme sonucu ile marka sahibinin davranışları arasında illiyet bağını şart koşmaktadır. Marka sahibinin, markasının yaygın ad haline dönüşmesinde etken olan davranışlarında kusurlu olup olmaması önem taşımaz. Bu hususta marka sahibinin sübjektif gerekçeleri dikkate alınmadığı gibi, markanın yaygın ad haline gelmesinin üçüncü kişiler tarafından markanın hukuka aykırı şekilde kullanılmasına ve yapılan haksız fiillere dayanması da serbest işaret haline dönüşümü engellememektedir. Örnek olarak, Fransa'da, "Pina Colada" markasının "yaygın ad haline gelmesi" dolayısıyla bu markanın iptaline karar verilmiştir. Kararda, marka sahibinin "Pina Colada" ibaresinin meyve suyu bazlı kokteylin adı olarak kullanılmasına karşı çıkmadığı, bu nedenle "Pina Colada" ibaresinin bu tür kokteyller için kullanılan yaygın ad haline geldiği belirtilmiştir. Marka sahibinin, bu ibareyi içeren işaretlerin başkaları tarafından marka olarak tescil edilmemesi için gerekli, itiraz gibi girişimleri yapmış olması yeterli bulunmamıştır. Marka sahibi, "Pina Colada" ibaresinin gece kulüplerinde bir kokteyl adı olarak kullanılmasına, internet sitelerinde ve sözlüklerde kokteyl için kullanılan bir ad olarak yer almasına karşı çıkmamış, yanlış anlaşılmaların ortadan kaldırılması ve tüketicilerin bilgilendirilmesi için her hangi bir reklam kampanyası yürütmemiştir. Bu tarz girişimlerde bulunmayan marka sahibinin, "Pina Colada" ibaresinin yaygın ad haline gelmesine kendi davranışıyla sebep olduğu sonucuna varılmıştır21. Aynı yönde Avusturya Yüksek Mahkemesi "Walkman" markasına ilişkin verdiği kararda, markanın korunması için sadece marka hakkı ihlallerine karşı davalar açılmış olmasının yeterli görmemiş, "Walkman" markasının ayırt edici vasıflarını kaybettiği, toplumda cins adı olarak yaygın bir kullanım kazandığı, sözlük ve kitaplarda cins adı olarak yer aldığı, buna karşılık marka sahibinin, markasının ayırt edicilik niteliğini güçlendirici gerekli tanıtım önlemlerini almadığı gerekçeleriyle, marka sahibinin bu marka üzerinde korunabilir bir hakkı bulunmadığına hükmetmiştir22.
B- Markanın Yaygın Bir Ad Haline Gelmesi Sebebiyle Hükümsüzlük Davası Açılması
Markaların Korunması Hakkında KHK m. 42/I-d hükmüne göre markanın, marka sahibinin davranışları sonucunda tescil edildiği mal ve hizmetler için yaygın ad haline dönüşmesi, bir "hükümsüzlük" sebebidir.
Hükümsüzlüğün mutlaka dava yolu ile İleri sürülmesi gerekir. Karahan’a göre23, Türk Patent Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen tescil işleminden sonra, Enstitü'nün re'sen veya bir itiraz üzerine harekete geçerek mevcut tescili iptal etmesi mümkün değildir.
Markanın cins adı haline dönüşmüş olmasına rağmen herhangi bir hükümsüzlük davası açılmamış ve koruma süresinin bitiminden önce, öngörülen süre içinde markanın yenilenmesi talebinde bulunulmuşsa, TPE'nin yenileme talebini reddedip reddedemeyeceği sorunu ortaya çıkmaktadır. Genel kabul gören görüşe göre24, yenileme, yeniden tescil olup, TPE yenileme talebini MarkKHK m. 7/l,a'ya dayanarak reddetmelidir.
Kanaatimce, yenileme talebinin TPE tarafından reddedilememesi gerekir. Çünkü öncelikle, başlandıktan sonra iktisadı açıdan çok önemli fonksiyonlara sahip olmakta ve büyük değerler ifade edebilmektedir. Marka sahibi, markasını piyasada belli bir tanınmışlık seviyesine ulaştırabilmek için büyük külfetlere katlanmakta, piyasada tanınma büyük masrafları gerektirmekte ve bu sonuç çoğu zaman uzun uğraşlar sonucu elde edilebilmektedir. Bütün bu külfetlere katlanıp, markasını belli bir tanınmışlık düzeyine eriştirmiş olan marka sahibinin, markası üzerindeki hakkının, bir yargı karan olmaksızın elinden alınması hakkaniyete aykırı sonuçlar doğurabilir.
Diğer bir konu ise, yaygın kullanıma karar vermek, yukarıda açıkladığımız gibi, kapsamlı araştırmalar gerektirdiği gibi, bu sonucun ortaya çıkmasında marka sahibinin davranışlarının oynadığı rolün belirlenmesi de yargısal bir incelemeyi gerektirir. TPE tarafından MarkKHK m. 7 uyarınca ilk tescil talebinin reddedilebilmesi için işaretin cins adı olması yeterlidir. Tescil talebinde bulunanın, bu işaretin cins adı haline dönüşmesinde etkisinin olup olmaması önem taşımaz. Buna göre, yenileme talebini alan TPE, işaretin sadece cins adı olup olmadığına bakacaktır. Oysa, tescilli bir markanın cins adına dönüştükten sonra hükümsüzlüğüne karar verebilmek için, bu dönüşümün marka sahibinin davranışları sonucu gerçekleşmiş olması gerekir. Görüldüğü gibi, ilk tescildeki ret nedenleriyle, mahkemenin hükümsüzlük kararı vermesi için aradığımız nedenler farklı olmaktadır. Bu durum, mahkeme yoluyla sona erdirilemeyen bir marka hakkının, TPE kararıyla sona erdirilebilmesi sonucunu doğurabilecektir25.
Üçüncü olarak, koruma süresinin sona ermesinden itibaren altı ay daha marka tescili hüküm ifade etmekte, tescil, ancak bu altı ayın sonunda hükümsüz sayılmaktadır. (MarkKHK m. 4l/son) Tescilli bir markanın hukuki korumasının kaldırılabilmesi ise, ancak mahkeme kararıyla mümkündür. Dolayısıyla, koruma süresinin dolmasından itibaren altı ay içerisinde yenileme talebinde bulunulması durumunda, tescilli ve MarkKHK'nin koruması kapsamında bir marka söz konusu olacak ve TPE, bu markanın hükümsüzlüğü sonucunu doğuracak bir karar alamayacaktır. Altı aylık süre içerisinde yenileme talebinde bulunulmaması durumunda ise, marka tescili hükümsüz hale gelecek ve bu süreden sonraki yenileme talepleri, yeni bir tescil talebi niteliğinde olacaktır26.
DEĞERLENDİRME VE SONUÇ
Markanın, cins adı olarak yaygın kullanımı, bir hükümsüzlük sebebi olmaktadır. Bu sonucun doğmasının koşulları; markanın cins adı olarak yaygın kullanım kazanması, ayırt edicilik niteliğinin kaybolması ve cins adı haline gelme sonucunun marka sahibine atfedilebilmesi, markanın cins adı haline gelmesini marka sahibinin hal ve davranışları arasında illiyet bağının kurulabilmesi gerekmektedir. Her ne kadar MarkKHK m. 42/1-d'de yaygın ad haline gelme, hükümsüzlük sebebi olarak düzenlenmiş ise de burada, baştan itibaren mevcut bir hükümsüzlük değil, ileriye dönük bir iptal hali olduğunun kabulünü kabul etmek, markasına yatırım yapmış onu meşhur ve maruf hale getirmiş marka sahibinin, markasını kullandığı dönemde yapmış olduğu işlemler başından beri hükümsüz kılınmasının önüne geçilmesine sebep olacaktır.
Yaygın ad haline gelmenin sonucu olan hükümsüzlüğe, TPE’nün değil de mahkeme tarafından karar verilmesi gerekmektedir. Bu düşüncemizin de yine kaynağı markasına yatırım yapmış müteşebbislerin korunması yatmaktadır. Süresi içerisinde yenileme talebinde bulunulması halinde TPE, cins adı haline gelme gerekçesiyle bu talebi reddedememelidir. Zira, yenilemenin söz konusu olduğu aşamada MarkKHK'nin koruma kapsamında, tescilli bir marka söz konusu olup, böyle bir markanın hükümsüzlüğüne ancak mahkeme tarafından karar verilebilir. Diğer taraftan, böyle bir kararı verebilmek yargısal bir incelemeyi de gerektirir. Marka sahibinin büyük külfetlere katlanarak sağladığı marka haklarının tehlikeye atılmaması için, MarkKHK m. 43'ün lafzına da uyularak, TPE'ye tescilin yenilenmesinde böyle bir hak tanınmamalıdır.
Cins adı haline dönüşme gerekçesiyle hükümsüzlüğe karar vermede, marka sahibinin eylemsizliği yeterli olmaktadır. Bu yüzden marka sahibi, markasının cins adı olarak kullanımına karşı sessiz kalmamalıdır. Örneğin, marka üzerine ® işareti bırakılarak, ürün üzerindeki yazının “ürünün adı” değil “markası” olduğunu ima etmesi gerekir. Marka sahibinin bu amaçla, bilgilendirme ve reklam faaliyetlerinden başka, hangi hukuki yollara başvurabileceği belirsizdir. Markanın cins adı şeklinde basın yayın araçlarındaki kullanımının, piyasada (ticaret hayatında) gerçekleşen bir kullanım olmaması, malların üzerinde ve hizmetlerin sunumundaki kullanımının ise, köken gösterme (işaret etme) fonksiyonunun olmaması nedeniyle marka sahibi, kural olarak MarkKHK hükümlerine başvuramayacaktır.
Markasının cins adı olarak kullanımına karşı MarkKHK hükümlerine başvuramayan marka sahibinin, markasının bu tür kullanımına karşı BK m. 48 vd. ve TTK m. 56 vd. hükümlerine veya TMK m. 24 vd. hükümlerine başvurması mümkündür. Şayet bir başvuru eserinde marka cins adı şeklinde verilmişse, MarkKHK m.10 uygulama alanı bulacaktır. Marka sahibinin, sözünü ettiğimiz hukuki yollara başvurmuş olması, cins adına dönüşümde sessiz kalmadığının, dolayısıyla yaygın ad haline gelmenin kendisine atfedilemeyeceğinin ispatında da önemli rol oynayacaktır.
KAYNAKÇA
ARKAN Sabih
Marka Hukuku, C. I, Ankara 1997, C. II, Ankara 1998
BİLGE Mehmet Emin
Markanın Yaygın Ad Haline Gelmesi, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü Dergisi (BATİDER),2005 C.XXIII
KARAHAN Sami
Marka Hukukunda Hükümsüzlük Davaları, Konya 2003
ŞANAL Osman
Markanın Hükümsüzlüğü, Ankara 2005
TEKİNALP Ünal
Fikri Mülkiyet Hukuku, Güncelleştirilmiş ve Genişletilmiş 3. Bası, İstanbul 2004
YALÇINER Uğur
Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı, Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku, C.I Ankara 2002
YASAMAN Hamdi
Marka Hukuku ile İlgili Makaleler, Hukuki Mütalalar, Bilirkişi Raporları, İstanbul 2003 (Makaleler)
YASAMAN Hamdi
Marka Hukuku, 556 Sayılı KHK Şerhi, C.I, İstanbul 2004
(*) Kadir Has Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Programı Özel Hukuk Bölümü Öğrencisi.
1 Karahan Sami, “ Marka Hukukunda Hükümsüzlük Davaları”, Konya, 2002, s.131.
2 Bilge Emin, Markanın Yaygın Ad Haline Gelmesi,Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü Dergisi (BATİDER),2005 C.XXIII,Sa. 1.
3 Şanal Osman, Markanın Hükümsüzlüğü, Ankara 2004, s. 99 , Yalçıner, Uğur, Ankara Barosu, Uluslararası Hukuk Kurultayı 2002, Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku, C.I, Tartışmalar, s. 583.
4 Bilge, s. 126
5 Yasaman Hamdi, Marka Hukuku ile İlgili Makaleler, Hukuki Mütalalar, Bilirkişi Raporları, İstanbul 2003 (Makaleler), s. 47,48; Arkan, S.: Marka Hukuku, C. II, Ankara 1998, s. 165, 166.
6 Bilge, s. 127
7 Karahan, s. 132.
8 http://www.sinanoglu.net/fikir_meyda...ndex.php/t-403 , Son Ziyaret: 01.05.2007
9 http://www.wipo.int/about-ip/en/deve...law/pub833.htm , Son Ziyaret: 02.05.2007
10 Bilge, s.128.
11 Arkan, C.I, s.82; Şanal, s. 100
12 Karahan, s.133
13 Markanın tanınmış marka olarak kabulü için sadece ilgili çevrede değil, o mal ile ilgisi olmayanlar tarafından da tanınması gerektiği yönünde bkz. Yasaman, H.: Marka Hukuku, 556 Sayılı KHK Şerhi, C. I, İstanbul 2004, s. 248, 249.
14 Bilge, s.130
15 Girişimci Muhteşem Kot, 1940 yılında Fransa'da karşılaştığı blue jean'i çok beğenir. Sağlamlığına ve olağanüstü dikişlerine hayran olur ve 'aynısını' Türkiye'de üretmeye karar verir. İlk yatırımdan sonra günde 200 adet pantolon üretmeye başlar. 1960 yılında "KOT" adını marka olarak tescil ettirir. Muhteşem Bey'in pantolonları işçiler ve köylüler arasında çok tutulur. Muhteşem Kot'un oğlu Aytaç Kot, 'Kot'un marka ismi' olduğunu anlatmaya çalışır. Türkiye'de orijinal Amerikan jean'lerinin ancak kaçak olarak satılabildiği 1980'li yıllarda, Türkiye'nin dışa açılması sırasında pazara yabancı jean markaları girmeye başlar. Aytaç Kot, bir röportajında o günleri şöyle anlatıyor:
Yabancı markalar gelince biz otomatikman 2'nci lige düştük. Kot imajı bulutlarda dolaşıyor, biz yerlerde sürünüyoruz. Hatta 'Kot, Kot değildir' diye bir reklam kampanyası bile yaptık ama, anlaşılmadı. Hâlâ 'Levi's Kot' deniyor. 1992 yılında üretime son verip, fabrikayı kiraya verdik." http://www.milliyet.com.tr/2003/08/2...ess/bus06.html Son Ziyaret: 30.04.2007
16 Karahan, s. 154
17 Avusturya Yüksek Mahkemesi, davacının, aynı resmi taşıyan kartların eşini bulma esasına dayanan oyun kartları için kullandığı tescilli markası olan "Memory"nin başka bir fırma tarafından kullanımının önlenmesi için açtığı davada, bu tür oyunlar için toplumda alternatif kavramların (Paare suchen, Doppelpack, Pairs, Face to face, Memo, Remember, Gedachtnisspiel gibi) kullanıldığı gerekçesiyle, davalının yaygın cins adına dönüşme iddiasını kabul etmemiştir. Kararda ayrıca, alternatif işaretlerin varlığının yeterli olduğu, bu işaretlerle, marka olarak kullanılan işaretin söz konusu ürünü ifade etmede aynı değerde olmasının gerekmediği de ifade edilmektedir. ( Bilge, s. 136 )
18 Bilge , s. 132
19 Karahan, s. 132.
20 Hollanda'da, "Teflon" markasının yaygın ad haline gelmesi sebebine dayanılarak açılan davada, ilk derece mahkemesi, 'Teflon" ibaresinin sözlüklerde yer aldığı ve ayırt edici niteliğini kaybettiğini belirterek, markanın terkinine karar vermiştir. Ancak istinaf Mahkemesi, marka sahibinin, markanın ayırt edici niteliğinin kaybolmaması için gerekli önlemleri aldığını ve pasif kalmadığını belirterek, marka sahibinin, “Teflon” ibaresinin bir ürün cinsi olarak algılanması için bir davranışta bulunmadığına ve dolayısıyla davanın reddi gerektiğine karar vermiştir (YasamanlYıısufoğu, Marka Hukuku, s. 874), Bilge, s.132.
21 Bilge, s.132
22 Bilge, s.133
23 Karahan , s. 138
24 Tekinalp Ünal, Fikri Mülkiyet Hukuku, Güncelleştirilmiş ve Genişletilmiş 3. Bası, İstanbul 2004, § 26 Nr. 50; Arkan, C. II, s. 172,173.
25 Bilge, s.135
26 Arkan, C. II, s. 173;
|
Bu makaleden kısa alıntı yapmak için alıntı yapılan yazıya aşağıdaki ibare eklenmelidir :
"Markanın Yaygın Ad Haline Gelmesi Nedeniyle Hükümsüzlüğü" başlıklı makalenin tüm hakları yazarı Av. Sefa Karcıoğlu'e aittir ve makale, yazarı tarafından Türk Hukuk Sitesi (http://www.turkhukuksitesi.com) kütüphanesinde yayınlanmıştır.
Bu ibare eklenmek şartıyla, makaleden Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun kısa alıntılar yapılabilir, ancak yazarının izni olmaksızın makalenin tamamı başka bir mecraya kopyalanamaz veya başka yerde yayınlanamaz.
|
|
Markanın Yaygın Ad Haline Gelmesi Nedeniyle Hükümsüzlüğü
